A vueltas con los Adwords

9 agosto 2018

Puntos clave para saber cuándo hay infracción en el uso de adwords.

9 agosto 2018

¿Qué son los Adwords?

Antes de abordar la polémica existente sobre los Adwords, debemos saber a qué nos referimos exactamente cuándo empleamos dicho término.

Adword es un mecanismo de publicidad empleado en los motores de búsqueda de internet que permite a un determinado agente económico mediante el uso de palabras clave o keywords aparecer en los resultados en forma de anuncios patrocinados (“sponsored links”).

Como norma general, no existe restricción respecto el uso de las palabras claves por parte de los anunciantes, por lo que esas palabras clave pueden ser marcas registradas titularidad de otras empresas o particulares, y en el mayor de los casos, competidores. Es por ello que nos encontramos ante una situación que podría, a simple vista, derivar en una infracción de los derechos marcarios de terceros.

Situación legislativa actual.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha emitido varias decisiones sobre la cuestión controvertida, jurisprudencia que actualmente se aplica por los tribunales nacionales.

Como norma general, para determinar si el uso de una marca ajena como palabra clave constituye o no infracción de los derechos exclusivos de un determinado titular debe tenerse en cuenta una triple cuestión, tal y como se señala en la STJUE de 23 de marzo de 2010, C-236/08, ‘‘Google France’’, y que son

a) ¿Existe uso de la marca del tercero en el tráfico económico?;

b) ¿Dicho uso se hace para productos o servicios? Y

c) ¿El uso en cuestión afecta alguna de las funciones de marca?

El Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Alicante mediante la Sentencia nº 36/2014 estimó la demanda presentada por la compañía NOVASAN, frente a un competidor alemán que usaba sus marcas, NOVASAN y ENER-QI, para anunciarse en Google.

El Juzgado afirmó que con una finalidad estrictamente publicitaria y comercial la mercantil demandada había utilizado como palabras clave las marcas titularidad de la demandante, lo cual en su opinión suponía una manifiesta infracción del artículo 34 de la Ley de Marcas, el cual prohíbe expresamente la utilización de registros marcarios ajenos en redes telemáticas y como forma de publicidad.

En contra de lo anterior se pronunció la Sentencia del Tribunal Supremo nº 620/2016 de 26 de febrero de 2016 en el asunto “MASALTOS”, en la que se estableció, acorde a lo señalado por el Tribunal de Justicia de la UE (C-323/09 “Interflora” y C-324/09 “L’Oreal”) que el uso de marcas de terceros como Adwords, será admisible siempre y cuando

  1. no menoscabe las funciones de la marca y
  2. resulte claro para el usuario medio que los productos no proceden del titular de la marca ni de una empresa vinculada.

En un sentido similar, el Tribunal Supremo en su Sentencia nº 541/2017 de fecha de 15 de Febrero de 2017 afirmó durante el procedimiento Orona v Citylift, que el utilizar una marca de un competidor como palabra clave en Google Adwords, no constituía ni una infracción marcaria, si no menoscababa ninguna de las funciones de la marca, ni un acto de competencia desleal, si los hechos fuesen los mismos que los analizados para la infracción marcaria.

Esto se debe a que el Tribunal Supremo entendió que el anuncio de Citylift al que remitía el enlace patrocinado en el que la palabra utilizada como palabra clave era la marca “Orona”, proponía una alternativa a los servicios del titular de la marca notoria, sin ofrecer una imitación de tales servicios, sin causar una dilación de la marca y sin menoscabar sus demás funciones, por lo que entraba dentro del margen de una competencia sana y leal en el sector de los servicios de mantenimiento de ascensores y que, por tanto, era una actividad excluida de antijuricidad.

Asimismo, y como algo totalmente novedoso, nuestro más Alto Tribunal señaló que “no procede acudir a la Ley de Competencia Desleal para combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera normativa de Marcas”.

A la luz de lo anterior, las conclusiones de la sentencia serían tres:

  1. El uso de una marca de un competidor, al menos si es notoria o renombrada, como término clave en el servicio Adwords, está justificado desde un punto de vista legal, en tanto ofrece una alternativa a los productos o servicios propios;
  2. Se excluye que un mismo hecho pueda tener efectos en la Ley de Marcas y en la Ley de Competencia Desleal, de forma que un mismo hecho deberá encajarse en una u otra ley, según corresponda y
  3. Se niega que el uso de la marca de un competidor en Adwords suponga un acto de explotación de su reputación industrial, comercial o profesional.

Que cada uno saque sus propias conclusiones, pero viendo las resoluciones de los Tribunales en este asunto, es claramente comprensible que los titulares de marcas se sientan desamparados al ver como sus derechos marcarios son utilizados por terceros mediante Adwords con el fin de obtener mayores visitas en sus sitios web, colocando anuncios promocionados por delante de las webs oficiales de dichas compañías, por lo que este asunto creemos seguirá dando mucho de qué hablar.

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Rodrigo López Crespo

Asesor Jurídico. Departamento de Asesoría Jurídica.

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