Adhesión de Brasil al Protocolo de Madrid

Se ofrece información sobre la incorporación de Brasil al protocolo de Madrid y el impacto sobre el sistema marcario brasileño.

Brasil prepara la entrada en vigor en su territorio de las disposiciones de Protocolo de Madrid al que se ha adherido. La incorporación de Brasil al protocolo de Madrid lleva consigo un impacto sobre el sistema marcario brasileño y también, por supuesto, sobre la situación ante la que se encuentra el solicitante de protección. Hoy, desde H&A abordamos qué implicaciones tiene la adhesión de Brasil al Protocolo de Madrid.

El Protocolo de Madrid

El Protocolo de Madrid es un tratado internacional administrado por la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), con sede en Ginebra, en vigor desde abril de 1996 y que ha sido ratificado ya por diversos países, entre ellos los Estados Unidos y los países miembros de la Unión Europea.

El protocolo permite a los titulares de marcas de los países signatarios la protección de su marca en diversos países de forma simultánea, a partir de una única solicitud de registro, reduciendo plazos y costes a la hora de obtener un registro de marcas en el exterior. Para ello, es suficiente con solicitar dicho registro ante la correspondiente oficina estatal, que en el caso de Brasil, corresponde al Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

El titular de un registro de marca puede replicar dicha protección en diferentes países (120), sin que resulte necesario depositar más de UNA SOLICITUD de registro ante la OMPI (enviada directamente por el INPI). El procedimiento del Protocolo permite reducir el número de trámites, costes y plazos (en algunos países) para la obtención de un registro de marca. Según las normas del sistema internacional, dichos procedimientos deben ser objeto de análisis y resolverse en un plazo máximo de 18 meses, bajo pena de concesión obligatoria del registro.

Tramitación legal y adaptaciones necesaria del INPI

El proyecto de ley fue sancionado en Brasil por el presidente de la República, Jair Bolsonaro, el día 25 de junio de 2019. Se prevé que entre en vigor en octubre de 2019.

Tras la mencionada sanción, el INPI deberá pronunciarse sobre las medidas a adoptar para la aplicación de lo dispuesto en el Protocolo. El INPI ha publicado ya para su consulta cuatro actas de resolución, resoluciones estas que dispondrían sobre: (i) registros de marca en sistema multiclase; (ii) registros de marca en régimen de cotitularidad; (iii) divisiones de registros y solicitudes de registro de marca; y recientemente sobre (iv) registros de marca en el marco del Protocolo.

El INPI ha venido implementando mejoras para que la administración se adapte a lo exigido por el Protocolo, en especial, en lo que respecta a los plazos de tramitación establecidos para las solicitudes. No obstante, y para poder implementar el Protocolo, se necesitarán realizar otra serie de modificaciones a nivel operativo que incluyan, entre otros, aspectos tales como cambios en los sistemas de procesamiento, creación y modificación de procedimientos operativos y edición de actos normativos y manuales. No han sido todavía publicados los importes de las tasas oficiales a aplicar, si serán o no más ventajosos para solicitudes cuya tramitación se realice recurriendo al Protocolo de Madrid.

¿Ventajas?

  • Posibilidad de un único depósito en varias clases;
  • Posibilidad de cotitularidad;
  • Posibilidad de división de solicitudes de registro y de registros ya concedidos (siempre y cuando hayan sido concedidos en el marco del sistema multiclase);
  • Sencillez del procedimiento: solicitud única (ventaja administrativa);
  • Una administración centralizada (OMPI – Organización Mundial de la Propiedad Intelectual);
  • Designación de todos los países (u organizaciones regionales) signatarios del Protocolo de Madrid;
  • Idénticos efectos a los producidos por una solicitud nacional en países diferentes – https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf ;
  • El registro internacional solo es rechazado en el país en el que se encuentren motivos suficientes para dicho rechazo y se procederá a su cesión a otros territorios;
  • Registro concedido por 10 años, con renovaciones posteriores de 10 años, indefinidamente; y
  • Mantenimiento centralizado: renovación, modificación de nombre / sede, transferencia, todos los procedimientos administrativos a través de un único formulario o solicitud.

¿Por qué vía optar?

La elección de la mejor estrategia dependerá del plan de expansión elegido por el titular para la protección de su marca. Por ejemplo:

Si los mercados de interés son países no signatarios
Opción: Vía Nacional – solicitud de registro directamente

Si los mercados de interés incluyen a países de la Unión Europea (EUIPO)
Opción: Vía Marca Unión Europea (EUIPO)

Si los mercados de interés incluyen a países signatarios
Opción: Vía Registro internacional (Protocolo de Madrid)

Siendo así, tan pronto como el Protocolo de Madrid entre en vigor en Brasil, será posible definir qué vías serán las elegidas para mejorar la protección de las marcas de cada titular.

Impacto

Es importante enfatizar que el Protocolo no resulta de aplicación en los casos que se encuentran ya en tramitación en las Oficinas nacionales o en los supuestos de registros ya concedidos.

El Protocolo surtirá efectos en nuevos depósitos. En estos casos, se podrá hacer uso del Protocolo, pudiendo optar por depósitos multiclase, definiendo su posible cotitularidad, o por dividir o no una solicitud multiclase. No obstante, se hará preciso analizar qué vía es la más adecuada en relación con los nuevos depósitos (p. ej.: si será más ventajoso optar por una única solicitud de registro en varias clases o en un grupo de clases; si es más ventajoso tramitar nacionalmente o vía Protocolo) tras la publicación de las tasas oficiales, no facilitadas aún por el INPI.

Tan pronto como tengamos novedades respecto al Protocolo, volveremos sobre este asunto. Mientras tanto, quedamos a su disposición para cualquier información adicional.

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Daniela Lin

Daniela Lin

Departamento Marcas en la oficina de Brasil. Abogada.

Anna Gouvea

Anna Gouvea

Departamento de Marcas. Abogada.

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