Guía para la protección de la innovación y del conocimiento

12 septiembre 2019

Estudio acerca de las diferentes vías para la protección del conocimiento y de la innovación.

12 septiembre 2019

En el presente artículo hablaremos de cómo se considera la innovación, y de los diferentes mecanismos para su protección.

Explicaremos cómo utilizar los instrumentos que nos permite el Ordenamiento Jurídico a raíz de distintos cambios normativos que han tenido lugar en los últimos tiempos y que refuerzan la situación de las empresas, permitiendo utilizarlos para mejorar su competitividad.

Según la Real Academia (RAE), “INNOVACIÓN” significa la creación o modificación de un producto y su introducción en un mercado. Si comparamos con otras definiciones, vemos que es bastante omnicomprensiva y además sintética. Obviamente deja al lado la innovación no tecnológica contemplada también en el Manual de Oslo. Pero, insistimos, es bastante completa y concreta.

A raíz de la definición académica podemos concluir que la innovación que no acaba en un mercado no puede recibir el nombre de tal: no es innovación. Es ciencia básica u otras cosas, pero no innovación.

La innovación tiene por finalidad un mercado, y para ello van a ser fundamentales una serie de procesos que permitan precisamente alcanzarlo con seguridad mediante la protección legal de unos conocimientos, que tendrán su expresión en un producto (o un servicio) que deseamos que finalmente llegue al consumidor final.

Hablamos de instrumentos que otorga el ordenamiento jurídico para posibilitar esa protección y que obedece al siguiente esquema:

Propiedad Industrial

– Modalidades inventivas:

  • Patente.
  • Modelo de Utilidad.

– Creaciones de forma: Diseño industrial.
– Signos distintivos.

  • Marca.
  • Nombre comercial.
  • Dominio Internet.

Propiedad Intelectual (Dº Autor) ©, Creaciones artísticas, literarias, científicas, programas, planos, proyectos, maquetas, software como tal…
Secreto Empresarial. Información confidencial que otorga ventaja competitiva.
Seguridad informática (Ciberseguridad, protección de datos…).

La práctica totalidad de este esquema ha sufrido recientemente un proceso de adaptación a normativas europeas. Ello ha propiciado que en breve espacio de tiempo nos hayamos encontrado con una nueva Ley de Patentes, una modificación de la Ley y del Reglamento de Marcas, otra de la Ley de Propiedad Intelectual, un Reglamento de Protección de Datos, una Ley de Secretos Empresariales…

Todo ello incide directamente en el concepto general de protección del conocimiento. Es un aspecto que a muchos empresarios coge a contrapié quizá porque tenemos una concepción de la producción que prima la calidad, lo que nos lleva a pensar que con un producto de calidad alcanzar el mercado es una tarea más o menos sencilla y consecuente: producimos con calidad, con un precio ajustado a esa calidad y nos compran.

Cierto es que, a veces, hemos sentido la frustración de que otros siguen de cerca nuestra evolución (seguidores de mercado o incluso oportunistas), copian o imitan nuestros productos (o nuestra marca) y comercializan a menor precio. Entonces tenemos que esforzarnos en explicar a nuestros compradores actuales o potenciales que incorporamos un mayor valor añadido, una mejor tecnología, una elevada cualificación de nuestros trabajadores, un mejor servicio post venta, una garantía, etc.

También ocurre en ocasiones que se nos marcha personal cualificado a la competencia o inicia su propia andadura empresarial llevándose el conocimiento adquirido en nuestra empresa. Del mismo modo nos preocupa cooperar con otras empresas porque nuestro know how puede sufrir fugas y, a la postre, beneficiar solo a nuestros competidores.

Todo ello está contemplado en el ordenamiento jurídico, en las leyes que teníamos y que ahora se han modernizado notoriamente.

A modo de ejemplo, en el Plan de Ciencia y Tecnología del País Vasco menciona la palabra “patente” en cincuenta y cinco ocasiones y señala entre las debilidades del tejido industrial vasco las siguientes:

  • Cierta astenia competitiva en el desarrollo tecnológico.
  • Escasa transferencia de tecnología.
  • Insuficiente explotación de resultados de Propiedad Industrial.

Igualmente indica que es preciso acometer lo siguiente:

  • Aumentar la protección del conocimiento generado de la investigación industrial.
  • Aumentar el número de patentes internacionales solicitadas.
  • Explotar comercialmente los resultados mediante la generación de patentes.
  • Reducir el “valle de la muerte” (brecha entre la tecnología y su éxito en el mercado).
  • Desarrollo bajo contrato con cesión o licencia de tecnología y patentes.

Es una evidencia el dato de que el número de patentes europeas solicitadas por empresas alemanas supera las 25.000 anuales. En cambio, las empresas españolas no llegan a las 1.700. Hay aquí un problema. No de innovación propiamente, sino de protección de la innovación.

El conocimiento se puede proteger por las vías señaladas en el esquema anterior que de forma sucinta desarrollamos a continuación.

Patente:

Cuando una empresa tiene un desarrollo inventivo puede solicitar una patente, un monopolio sobre el mismo, siempre que cumpla con estas tres características:

  • Novedad.
  • Altura inventiva.
  • Aplicación a la industria.

Novedad implica que no se haya comercializado o divulgado de cualquier manera. Es válida una divulgación que, por ejemplo, indique lo que se ha conseguido, pero no cómo se ha logrado técnicamente. Cualquier exposición, feria, catálogo, venta, publicación… impediría patentar. Es válida igualmente la divulgación a otras personas amparándose en un contrato de confidencialidad.

Obviamente, para cumplir con el requisito de novedad, será esencial asegurarse mediante mecanismos de vigilancia tecnológica que nuestra solución a un problema técnico no está antecedida, es decir que no haya alguien en cualquier lugar del mundo que haya hecho lo mismo. Menos aún si lo tuviera patentado, porque en este supuesto estaríamos infringiendo sus derechos con las consecuencias legales y económicas que ello nos pudiera acarrear.

La altura inventiva implica que la invención no sea algo evidente u obvio.

La aplicación en la industria es la más sencilla de las condiciones a cumplir. Implica que posea una aptitud objetiva para que su aplicación se constituya en una actividad industrial (BAYLOS CORROZA. “Tratado de Derecho industrial”. Civitas, 2009)

Cuando se reúnen estas tres características se puede solicitar una patente. ¿Para qué?: Para tener el monopolio legal de lo inventado durante veinte años. En virtud de ella seremos los únicos que podremos vender ese producto, ofrecerlo en el mercado, almacenarlo… Solo nosotros u otros con nuestra autorización (usualmente una licencia).

La patente nos dará el derecho a prohibir que otros hagan lo mismo o similar en los países que hayamos seleccionado. Disponemos de plazos razonables para ir a otros países con nuestro invento patentado una vez presentada la primera solicitud.

Tenemos la obligación de desmontar aquí la leyenda urbana, quizá interesadamente propagada, de que una patente no sirve para nada porque cualquiera puede hacer una sencilla modificación y ya es otra cosa distinta. Es usualmente una disculpa de diletantes que no han abordado seriamente el tema de la protección del conocimiento y de las patentes como uno de sus mecanismos.

Sobre ello, tres apuntes:

  • Una patente pude ser mejorada por un tercero. Si bien para comercializar su mejora se verá obligado a pedir una licencia sobre nuestra patente base, igualmente le pediremos una licencia si queremos incorporar su mejora a nuestra patente. Se trataría de una licencia cruzada.
  • Puede ser correcta la política de no patentar siempre y cuando la decisión se haya tomado tras un proceso profesional de reflexión que nos lleve a la conclusión de que, en nuestro caso, puede ser más ventajoso acudir a procedimientos alternativos de protección como, por ejemplo, el secreto empresarial (implica unas acciones y unos protocolos que veremos más adelante), la publicación para impedir que otros patenten si estamos seguros de nuestra superioridad en el mercado, la protección por la marca debido a nuestro prestigio en el sector…
  • Una patente no tiene por qué ser un producto, puede ser también un procedimiento, por ejemplo, de fabricación.

Existen también las “patentes” de plantas, denominadas obtenciones vegetales a las que, además de los requisitos anteriormente vistos, se les exige el de estabilidad y que no abordamos aquí.

Modelo de utilidad

Nuestra Ley lo define como aquellas invenciones que, cumpliendo con los requisitos de la patente vistos más arriba, consistan en dar a un objeto o producto una configuración, estructura o composición de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación (artículo 137 Ley de Patentes).

Hablamos en términos corrientes de la mejora de un producto ya existente, no cabiendo en esta figura las invenciones de procedimiento ni las composiciones farmacéuticas ni las que sean de materia biológica.

La protección, el monopolio legal, que nos otorga es de diez años en lugar de los veinte de la patente y hay que tener en cuenta que no es una figura existente en todos los países.

Diseño industrial

En este caso, lo que se protege es la forma de un producto, su apariencia estética.

Conviene precisar que puede existir diseño susceptible de protección en cualquier sector: metalúrgico, automovilístico, textil, mobiliario, menaje de hogar, náutica, etc. Estamos refiriéndonos a líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en sí o de su ornamentación.

Se protege su forma, no su función técnica, y el requisito de novedad es menos riguroso porque puede divulgarse previamente, ya que se concede un año desde su primera divulgación para solicitar la protección mediante registro. La duración de la protección es de cinco años prorrogables hasta un máximo de veinticinco.

Existe también la llamada figura del diseño no registrado que da una protección no registral por tres años, pero hemos de tener cuidado de solicitar protección antes de que transcurra el primer año de divulgación, pues en caso de no hacerlo así, la protección será solo por tres años, perdiendo de este modo la posibilidad de gozar de ella hasta los veinticinco previstos como máximo.
El diseño es una fórmula muy válida y exitosa de protección de las formas.

Hay igualmente una suerte de leyenda urbana sobre la escasa efectividad de la protección por diseño si se introducen pequeñas variaciones. El cambio tiene que ser significativo pues, si hay demasiada similitud, se está infringiendo el diseño, lo que puede tener consecuencias tan graves como en el caso de la patente. El artículo 273 de nuestro Código Penal se refiere a ello con condenas, incluso de prisión, y conocemos casos concretos de ingresos efectivos en prisión de recalcitrantes falsificadores de diseños de ropa. Ello además de las indemnizaciones correspondientes.

Secreto Empresarial

España incorporó a su Derecho interno en marzo de 2019 una Directiva Europea del año 2016 que contempla cómo proteger los secretos de una empresa.

Los secretos empresariales pueden ser tecnológicos, de procedimientos, aspectos financieros (ofertas, costes…), métodos comerciales, segmentación de clientes…

El secreto se configura por tres características:

  • No ser generalmente conocido.
  • Tener un valor empresarial (actual o potencial) precisamente por ser secreto.
  • Haber tomado medidas razonables para mantenerlo en secreto bien sea de forma física (encriptación…) o contractual (acuerdos de confidencialidad…).

La ley contempla la obtención, utilización o revelación ilícitas y se indican formas lícitas de acceder a un secreto:

  • La creación independiente o su descubrimiento.
  • La llamada ingeniería inversa, es decir, el desmontaje, estudio, observación… de algo que alguien tenga lícitamente en su poder.
  • La información en el ámbito laboral.

Por otra parte, son formas ilícitas el acceso, apropiación o copias no autorizadas, así como la obtención de documentos, objetos, materiales, sustancias, ficheros u otros soportes.

Igualmente es ilícita la utilización sin el consentimiento del titular y el incumplimiento de un acuerdo de confidencialidad o de cualquier otra obligación de no revelar.

En realidad, nuestro Derecho ya contemplaba estos aspectos tanto en el artículo 278 del Código Penal, que castiga a quien se apoderare por cualquier medio de datos, documentos escritos o electrónicos, soportes informáticos u otros objetos que se refieran al mismo, o empleare alguno de los medios o instrumentos señalados en el apartado 1 del artículo 197 (papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales, intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación).

Igualmente, la jurisprudencia del Tribunal Supremo había ido configurando la figura del secreto empresarial en aplicación de la Ley de Competencia Desleal cuyo artículo 13 contemplaba el supuesto de su vulneración, que ahora queda recogido en esta ley específica.

Nos planteamos si es más ventajoso el secreto empresarial o la patente. Lo cierto es que el primero protege para siempre mientras se sea capaz de mantener el secreto. Ahora bien: ¿Es racionalmente posible mantener un secreto empresarial por más de veinte años?

El secreto no protege contra quien lo haya alcanzado por sus propios medios y la patente sí.

El secreto no requiere de requisitos formales de Registro y la patente sí.

En materia de costes, es obvio que el secreto requiere por definición y exigencia legal la adopción de medidas razonables para guardarlo y mantenerlo en el tiempo que, lógicamente, tienen un coste que tendremos que poner en relación con la clase de seguridad que nos otorga. Hablamos tanto de contratos de confidencialidad, como de medidas técnicas, de seguridad informática, de protocolos internos, de acceso de trabajadores y directivos a la información, etc.

Propiedad Intelectual

En principio, la Propiedad Intelectual o derecho de autor cubre las creaciones artísticas, literarias, científicas… Sin embargo, abarca también a planos, bocetos, creaciones de forma (compatible la protección también por diseño), programas informáticos… En definitiva, buena parte de la actividad de las empresas es susceptible de protección vía Propiedad Intelectual.

La Propiedad Intelectual, a diferencia de la patente, el modelo de utilidad, el diseño o la marca, nace a la vida jurídica en el momento de su creación. En las otras figuras (patente, diseño, marca…) el Registro es constitutivo jurídicamente hablando. De forma que por mucho que se lleve usando, por ejemplo, una marca desde hace años, ello no otorga protección alguna ni confiere el derecho a prohibir que otros la usen si no está debidamente registrada.

Si tiene vida jurídica desde el momento de su creación se trata de probar este hecho. Lo normal y más efectivo es la inscripción en el Registro de Propiedad Intelectual. No obstante, caben otros medios como el depósito notarial… o cualquier otro medio de prueba admisible en Derecho.

La duración de la protección es de toda la vida del autor más setenta años después de su fallecimiento o bien setenta años desde la publicación si el titular es una persona jurídica.

Se da con frecuencia el caso de empresas en las que un trabajador es el autor de una determinada obra (ej. programa informático, plano…) y se plantea a quién pertenece. La ley es clara y establece que los derechos de explotación son de la empresa. Sin embargo, al autor le corresponden unos derechos morales sobre la obra (ser citado como autor suele ser la más común) que son irrenunciables, es decir, es nula y se tiene por no puesta cualquier cláusula contractual, promesa, etc. que limite esos derechos.

Para registrar una propiedad intelectual basta con darle un título y desarrollar una memoria explicativa. Es de destacar que la obra (por ejemplo, el código fuente de un software) no se hace público. Solo un breve resumen de ella es accesible.

En el caso de los programas informáticos cabe también la protección vía patente si resuelve un problema técnico por medios técnicos. Si el software modifica una magnitud física sería patentable, de ahí que mucho del software que desarrollan hoy las empresas industriales sea patentable y es una vía que conviene explorar.

Marca

Hemos dicho al inicio que la innovación consiste básicamente en poner un producto en el mercado. La forma más exitosa de alcanzar el mercado es mediante una marca distinguible y reconocida por el público. Por ello podemos decir que con la marca se cierra el ciclo de la innovación.

Conforme a nuestra legislación, es marca cualquier signo que permita distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras y pueda ser representado en el Registro de manera que el público pueda determinar de forma clara y precisa la protección que tiene su titular.

Las marcas pueden ser denominativas (tal cual se leen), figurativas, sonoras, tridimensionales, de posición, de patrón (elementos que se repiten de forma periódica), multimedia, de movimiento, holográficas o de color. Se ha ampliado mucho el abanico de lo que es admisible como marca y queda abierto a otras figuras que la tecnología pueda ofrecer en el futuro siempre que puedan ser representadas y distingan los productos o servicios de unas empresas de los de otras.

Una marca no puede ser igual o demasiado parecida a otra existente en el mismo país (principio de territorialidad) en que tenga protección ésta y esté registrada para los mismos productos o servicios conforme a una clasificación internacional llamada Nomenclátor de Niza. De esta forma, podemos decir que, por ejemplo, el vino se clasifica en la clase 33, los productos cárnicos en la 29, los productos metálicos en la 6, las máquinas en la 7, las instalaciones de calefacción en la 11, el vidrio en la 21, las joyas en la 14, los servicios médicos en la 44, los jurídicos en la 45, los de reparación en la 37, los hosteleros en la 43… y así hasta un total de cuarenta y cinco epígrafes (principio de especialidad).

Una marca puede registrarse en diferentes clases si la empresa usa la marca para distintos productos o servicios y, naturalmente, para diferentes países, de forma que quien venda en varios países de Europa podrá optar, bien por registrar una marca en cada país de su interés, bien por hacer una Marca de la Unión Europea que cubra toda la UE aunque haya estados en los que no tenga presencia actual ni prevista porque casi con toda seguridad le saldrá más económico hacerlo de esta forma. Igualmente podrá tener su marca en otros países bien de forma directa, bien aprovechando el Convenio de Marca Internacional que cubre unos 120 estados que, en la práctica, aglutinan el 85% del comercio mundial.

Las marcas tienen que usarse para aquello para que se han solicitado y existe un plazo de cinco años para hacerlo. Transcurrido ese tiempo sin llevarlo a cabo pueden incurrir en causa de caducidad si un tercero así lo pide. Existen mecanismos para facilitar la acreditación del uso requerido. Importante lo anterior porque, por ejemplo, McDonald`s no pudo formalmente acreditar el uso de su marca Big Mac aun siendo cierto que la usaba. Es sin duda un supuesto excepcional, pero pone de manifiesto la necesidad de ser cuidadosos en este tema.

Dominios de Internet (marca on line)

El dominio es la marca en Internet. Es la forma en que se es conocido en la Red. Siendo una marca, resulta obvio que en las empresas los dominios deben estar residenciados en los departamentos de marketing, comunicación… más que en los de informática y sistemas. Cómo desea la empresa que se la identifique en Internet, o se distingan sus productos o servicios on line es algo que debe contemplarse de manera conjunta con la marca.

Existen dominios territoriales (.es; .uk, .fr, etc.) y dominios genéricos (.com; .net; .info, etc.). También existen nuevos dominios GTLD que se pretende que coincidan con la actividad del usuario (ej.: .fashion; .tienda; .shop; .services; .consulting; .abogado; .doctor; .dentist; .tech; .group; etc.) y así hasta unos 1.700. Conviene conocer cuáles de ellos serían adecuados para nuestra actividad (normalmente unos pocos) y registrarlos, toda vez que pueden ser obtenidos por terceros por un precio muy bajo y con un uso que no podremos controlar.

Una característica de los dominios es que no requieren de un procedimiento de registro. La mayoría de ellos se pueden obtener solo con pedirlos y pagar por ellos. Se le otorgan al primero que los pide y ello da lugar a frecuentes problemas de usurpación o cyberokupación de marcas conocidas.

Hay procedimientos para recuperar un dominio usurpado y son sencillos de utilizar siempre que quien lo haya registrado está usando una marca ajena, carezca de interés legítimo sobre ella y lo haya registrado o usado de mala fe. Si se prueban cumulativamente estos tres elementos, existe un organismo arbitral (usualmente en la OMPI) que ordenará la transferencia del dominio a favor del demandante. La mayoría aplastante de las demandas las gana el demandante, la víctima de la cyberokupación, según estadísticas de la propia OMPI. Si bien es cierto que tiene un coste, que si bien está muy lejos de ser prohibitivo, es muchísimo más caro que registrar el dominio en cuestión y en su caso redireccionarlo a la página principal.

Existen también herramientas para controlar los dominios que tenemos, monitorizarlos, alertar del registro del nombre como dominio en otros países o con expresiones no idénticas, pero sí similares a nuestra marca y es recomendable utilizarlas.

Cyberseguridad

La protección del conocimiento incluye la seguridad informática, la prevención del espionaje industrial, implementación de herramientas contra el hackeo, evitación de fugas de información sensible, imagen digital, e-commerce… así como aspectos relacionados con la página web, la protección de datos, etc.

La actual normativa exige unos requisitos en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, contenida tanto en el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales (RGPD) como en la Ley Orgánica 3/2018, que ha adaptado el ordenamiento jurídico español a la normativa europea en Protección de Datos de Carácter Personal.

Este nuevo marco jurídico está en vigor desde 2018 y establece ahora una serie de obligaciones para cualquier organización, a la vez que impone sanciones (posiblemente en exceso rigurosas) para las que no las cumplan, incluso en aspectos meramente formales. Estas nuevas normas obligan a las empresas y entidades a revisar las políticas y prácticas que hasta ahora habían sido implementadas en materia de protección de datos de carácter personal. Igualmente hay normativa contenida en la Ley se Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, regulaciones legales en materia de Consumo, que contemplan exigencias muy detalladas sobre la página web de las empresas.

Sorprende el número de organizaciones que aún no se han adaptado a este marco normativo y más todavía las que carecen de medidas de protección de su conocimiento en el ámbito informático, pues sigue siendo habitual tener estos temas subcontratados, normalmente con criterios de precio, ya que se siguen conceptuando como obligaciones de mero cumplimiento formal, quizá porque anteriormente a 2018 así era.

Conclusión

Hemos hecho un repaso de los distintos mecanismos a los que pueden (deben) acogerse las organizaciones para la protección de su conocimiento contemplados como una herramienta de competitividad.

Veíamos al inicio cómo el Gobierno Vasco ponía el acento en la necesidad de patentar y cómo en la llamada “locomotora de Europa” el número de patentes es inmensamente superior a las que desarrollamos aquí; si bien no somos inmensamente menos innovadores. Por otra parte, hemos visto que existen otras muchas modalidades complementarias o alternativas que nos brinda el ordenamiento jurídico y que en otros países conocen y aprovechan mejor que nosotros.

Usando un símil deportivo, si el “reglamento” nos permite jugar con once jugadores y hacer tres cambios, no se entendería que jugásemos con ocho y que no aprovechásemos las oportunidades que se nos brinda para competir al menos en igualdad de condiciones, muy particularmente en mercados exteriores.

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Jose Luis Sagarduy

Jose Luis Sagarduy

Director de Estrategias de Negocio. Abogado.

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