La desaparición de las marcas notorias en la nueva redacción del art. 8 de la Ley de Marcas

1 marzo 2019

Una de las modificaciones introducidas en la Ley de marcas ha sido la desaparición de la diferencia entre marcas notorias y renombradas.

1 marzo 2019

Las marcas notorias en la nueva redacción del art. 8 de la Ley de Marcas han desaparecido. Mediante Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados, se procede a la reforma la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, derivada de la transposición de la Directiva (UE) 2015/2436, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

Con esta reforma, el artículo 8 de la Ley de Marcas modifica su redacción, y la protección conferida a las marcas o nombres comerciales notorios registrados varía sensiblemente con respecto de lo establecido en la normativa anterior.

En este sentido, desaparece la distinción entre marca o nombre comercial notorio y renombrado, previéndose una sola categoría, la del renombre en España, si se trata de una marca española, y la del renombre en la Unión Europea, si se trata de una marca de la Unión.

Hasta ahora, se distinguía entre marca notoria y renombrada en función del ámbito en el que la marca fuera conocida, y así, se consideraba marca NOTORIA cuando la marca era conocida “por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen” la marca o el nombre comercial, y marca RENOMBRADA cuando la marca o el nombre comercial eran conocidos “por el público en general”.

Con la nueva redacción del artículo 8 de la Ley de Marcas, desaparece esta distinción y sólo se tendrá en cuenta la marca renombrada. ¿Significa esto que solo las marcas conocidas por el público en general gozarán de la protección reforzada?, ¿Qué ocurre con las marcas conocidas dentro de un sector específico, pero normalmente desconocidas para la generalidad del público consumidor?

La ausencia de definición de la marca renombrada nos lleva a encontrar la respuesta en la interpretación que tanto la EUIPO como los tribunales han dado al apartado 5 del artículo 8 del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea, que con idéntica redacción al nuevo artículo 8 de la Ley de Marcas española, solo se refiere a las marcas renombradas.

En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha juzgado que el concepto de «renombre» supone un cierto grado de conocimiento por parte del público pertinente, que debe considerarse alcanzado cuando una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por la marca la conoce (véase la sentencia PAGO International, C‑301/07, EU:C:2009:611, apartados 21 y 24).

Al referirse al conocimiento «por una parte significativa del público interesado», cabe concluir que la calificación de marca renombrada se realiza atendiendo a criterios cuantitativos del conocimiento de la misma, pero no sólo en términos de porcentaje de dicho conocimiento, sino también a la vista de otros factores que resulten relevantes para el caso específico.

En este sentido, la Sentencia del TJUE (Sala Cuarta) de 03/09/2015, dictada en el asunto C‑125/14, establece que para determinar ese conocimiento, se deben tomar en consideración todos los elementos pertinentes del asunto concreto, es decir, “la cuota de mercado conseguida por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones realizadas por la empresa para promocionarla (sentencia PAGO International, C‑301/07, EU:C:2009:611, apartado 25)”.

Estos criterios, son los mismos que el art. 8 de la Ley de Marcas, antes de su modificación, tenía en cuenta en su apartado 2, para determinar el carácter notorio de la marca.

Esto nos lleva a concluir que la actual marca renombrada, va a tener un tratamiento equivalente a lo que hasta ahora se ha denominado marca notoria, y su estimación se realizará con la apreciación conjunta de los siguientes criterios, ampliamente desarrollados en las Directrices sobre la práctica actual en materia de marcas de la EUIPO (Parte C: Oposición, Sección 5: Marcas renombradas, artículo 8, apartado 5, del RMUE) en los siguientes términos:

  • Conocimiento de la marca considerando que cuanto mayor sea el porcentaje de conocimiento de la marca, más fácil será aceptar que goza de renombre.
  • Cuota de mercado atendiendo al porcentaje de las ventas totales atribuibles a la marca dentro de su sector.
  • Intensidad del uso a través del volumen de ventas (es decir, el número de unidades vendidas) y la facturación (es decir, el valor total de dichas ventas)
  • Extensión geográfica del uso que cubra una parte sustancial del territorio de referencia.
  • Duración del uso considerando que cuanto mayor sea la duración del uso de la marca en el mercado, mayor será el número de consumidores susceptibles de haber entrado en contacto con ella.
  • Actividades promocionales emprendidas para crear una imagen de marca y reforzar el conocimiento de la marca entre el público.

El carácter renombrado de la marca lo tiene que acreditar su titular utilizando, entre otros, los siguientes medios de prueba:

1. declaraciones juradas o solemnes, 2. resoluciones de los tribunales o de las autoridades administrativas, 3. resoluciones de la Oficina, 4. sondeos de opinión y estudios de mercado, 5. auditorías e inspecciones, 6. certificaciones y premios, 7. artículos publicados en la prensa o en publicaciones especializadas, 8. informes anuales sobre los resultados económicos y perfiles de la empresa, 9. facturas y otros documentos comerciales, 10. materiales publicitarios y de promoción.

Una vez acreditado el renombre de la marca anterior, su titular podrá oponerse al registro de una marca posterior, aun cuando los productos para los cuales se haga la solicitud no sean similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, siempre que, conforme a lo establecido en el art. 8.1 de la Ley de Marcas, se deje acreditado que existe:

  • «Un cierto grado de similitud» entre los signos (Sentencia del TJUE de 24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 53).
  • «Un perjuicio a la marca anterior sin justa causa» (Sentencia del TJUE de 14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 30), que puede consistir en que:
    • con el uso de la marca posterior, su titular podría aprovecharse indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior (“parasitismo”) en cuanto el público destinatario pueda concluir que existe un vínculo entre ambas marcas (Sentencias del TJUE de 23/10/2003, Adidas, EU:C:2003:582, § 27, 29 y 31; y de 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 57, 58, 66).
    • el uso de la marca posterior puede ser perjudicial para el carácter distintivo o el renombre de la marca anterior (“dilución”) en cuanto da lugar a una dispersión de la identidad de la marca anterior que disminuye su carácter distintivo o único (Sentencia del TJUE de 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 29).

En conclusión, gozarán de la protección reforzada regulada en la nueva redacción del artículo 8 de la Ley de Marcas, aquellas marcas que acrediten gozar de un cierto grado de conocimiento para una parte significativa del público interesado por los productos o servicios que protege, pudiendo impedir el registro posterior de signos similares, con independencia de los productos o servicios solicitados, siempre que el uso de esa marca posterior, provoque un perjuicio a la marca renombrada anterior.

Cumpliéndose los requisitos anteriores, cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca anterior y por tanto, la intensidad de su renombre, mayor será su ámbito de protección. En este sentido la Sentencia del TJUE (Sala Quinta) de 24/03/2011 dictada en el asunto C‑552/09 P, establece que “a efectos de apreciar la existencia de un vínculo entre las marcas en conflicto, puede ser necesario tener en cuenta la intensidad del renombre de la marca anterior, con el fin de determinar si dicho renombre se extiende más allá del público al que se dirige dicha marca”.

Por tanto, respondiendo a las preguntas planteadas al inicio, considero que las marcas hasta ahora denominadas “notorias” conforme a la anterior redacción del art. 8.5 de la Ley de Marcas, siguen manteniendo su protección reforzada, siempre que exista cierta similitud entre los signos, y un riesgo de confusión o un vínculo entre dichas marcas en el ánimo del público pertinente.

Andrés Gómez

Andrés Gómez

Responsable del área litigiosa de Marca Comunitaria. Departamento Patentes. Abogado.

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