La mala fe no es causa de nulidad para marcas anteriores a la ley actual

La mala fe en el registro no era una causa de nulidad claramente establecida en la legislación anterior a la ley 17/2001

Conocido es el comportamiento de desaprensivos que, conociendo el uso de una marca importante que no ha sido registrada en nuestro país por cualquier razón, la registran a su nombre para bloquear su uso o, en su caso, sacarle un rédito comercial ofreciéndosela al fidedigno titular, la mayoría de las veces a cambio de una remuneración económica.

Contextos hay muchos:

  • El típico marquista que, sabiendo del prestigio alcanzado por una marca en el extranjero, la registra en España y espera al momento en que arribe a nuestro país para atacarlo.
  • El agente o representante que registra la marca de su principal a sus espaldas (se trata de una obligación legal explícita, art. 10 LM).
  • El distribuidor de un producto o servicio identificado con la marca ajena.
  • El licenciatario de marca no registrada (o de otros derechos de propiedad industrial: patente, know how, franquicia, etc.) que registra la marca del licenciante.
  • Quien haya entablado tratos preliminares para la realización de alguno de estos contratos de distribución con el usuario de la marca y, terminados estos, registra la misma.
  • El trabajador o extrabajador que registra la marca meramente usada de la empresa donde presta sus servicios.
  • El trabajador o extrabajador que constituye una sociedad que emplea el signo o una derivación del mismo.
  • El socio que inscribe la marca bajo la que opera la sociedad.
  • El administrador que registra la marca en perjuicio de la sociedad en la que desempeña sus servicios.
  • El cónyuge de un socio que inscribe la marca con la que la sociedad actúan en el tráfico.
  • El vendedor de un establecimiento que registra el rótulo del mismo en perjuicio del nuevo propietario.
  • El ex arrendatario que registra el signo meramente usado cuyo uso le fue permitido durante la vigencia del arrendamiento.

Y muchos otros casos cuya enumeración no añade nada nuevo.

La ley de marcas vigente 17/2001 de 7 de diciembre atajó estas situaciones, tipificando como causa de nulidad de marca la solicitud de mala fe (art. 51.1.b).

Sin embargo, las legislaciones precedentes sobre la materia (Estatuto de la Propiedad Industrial y Ley de marcas de 1988) no consagraron claramente la mala fe como causa de nulidad de una marca.

Postura doctrinal actual: la mala fe no es causa de nulidad de una marca solicitada antes del 31 de julio de 2002.

Tras varios vaivenes de la doctrina de nuestros tribunales en la que se ha querido interpretar el contenido de la Disposición Transitoria 2ª de la ley de marcas vigente que entró en vigor el día 31 de julio de 2002 en lo que concierne a las causas de nulidad de marca, el Tribunal Supremo se ha decantado de momento por no aplicar como causa de nulidad de una marca el que el solicitante actuara con mala fe si el momento de su solicitud se produjo antes de esa fecha.

La Disposición transitoria 2ª de la Ley de marcas establece en su apartado 1:
“1. Las marcas y nombres comerciales concedidos durante la vigencia de legislaciones anteriores se regirán por la presente ley, salvo en lo que se dispone en los apartados siguientes”.

Los apartados siguientes nada refieren relacionado con la causa de nulidad de marca por mala fe.

Parecería pues que, según el tenor literal de esta Disposición, una marca solicitada antes del día 31 de julio de 2002 puede estar abocada a su nulidad si se solicitó mediando mala fe.

Sin embargo, el Alto tribunal apuesta por interpretar esta Disposición cohonestándola con las causas de nulidad previstas en las leyes precedentes, en concreto, en la Ley de marcas de 1988 y el Estatuto de la Propiedad Industrial que, como decimos, no preveían esa forma de actuar como causa de nulidad.

Para el máximo órgano interpretador e integrador del ordenamiento jurídico español, si bien es cierto que la nulidad es una causa de cancelación de marca según la Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988, esta fue aprobada después de la Ley de marcas nacional española de 1988 que no la preestablece. Tampoco durante el periodo de vigencia de esta norma precedente se hicieron cambios en la ley nacional que hubieran añadido la mala fe al elenco de motivos de nulidad de marca.

Por tanto, es con la ley de 2001 que, insisto, entró en vigor el día 31 de julio de 2002 (en lo que a causas de nulidad de marcas se refiere) cuando la mala fe en la solicitud de marca fue elevada a causa autónoma de eliminación de su registro.

Se puede extraer esta doctrina legal en SSTS de 20 / 5/ 2008, 26 / 2 / 2009, 16 / 1 / 2013, 30 / 7 / 2013, 2 / 9 / 2013, 19 / 2 / 2014.

Asimismo, reiterando dicho criterio, la Jurisprudencia menor también se ha pronunciado en SAP La Coruña de 2/ 11/ 2017.

Conclusiones

  • La marca solicitada antes del 31 de julio de 2002, NO podrá anularse por haberse solicitado de mala fe.
  • La marca solicitada a partir del día 31 de julio de 2002 (inclusive), SÍ podrá anularse si se demuestra que en su solicitud terció mala fe.

Cosa distinta, pero igualmente importante, es que, en Derecho, la buena fe se presume y que la mala fe se ha de demostrar por quien insta la acción de nulidad.

José Luis López

José Luis López

Departamento Asesoría Jurídica.

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