La oficina estadounidense de marcas admite el registro de una marca olfativa

Hasbro, Inc. ha logrado el registro como marca del olor de su plastilina. ¿Estamos ante un nuevo caso de marca olfativa registrada o no?

La oficina estadounidense de marcas admite el registro de una marca olfativa a nombre de Hasbro, Inc., para cubrir el olor de su plastilina.

Y, aunque bien es cierto que, recientemente, han conseguido el registro de marca de una fragancia de vainilla dulce, ligeramente almizclada, con ligeros matices de cereza, combinada con el aroma de una masa salada a base de trigo (The mark is a scent of a sweet, slightly musky, vanilla fragrance, with slight overtones of cherry, combined with the smell of a salted, wheat-based dough”) en la clase 28, concretamente para compuestos de modelado de juguetes (Toy modeling compounds), no es menos cierto que la tramitación no ha sido sencilla.

El Examinador consideró en un primer momento que la marca no era distintiva, debido a que el aroma de una plastilina es una característica inherente al producto que la puede hacer más útil o atractiva, pero no la diferenciaría de otros competidores del sector en el mercado.

Fue el titular quien, a base de presentar numerosa documentación y alegaciones, pudo probar que la marca olfativa sí era distintiva, y dicha distintividad había sido adquirida por el uso de la misma en el mercado estadounidense con anterioridad a 1955.

Entre la documentación aportada, Hasbro Inc. remitió a la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO), siete tipos de plastilina diferentes para que se pudiese determinar que el olor solicitado era único. A su vez, tuvieron que confirmar que los ingredientes utilizados no aportaban ninguna mejora funcional al producto, tal sólo facilitaba la identificación del origen empresarial del producto, uno de los fines principales del registro de marca. Incluso tuvieron que describir cómo sería el olor sin los aditivos incluidos en la descripción de la marca.

Adicionalmente, aportaron artículos y promociones donde el reclamo principal era el olor de la plastilina per se y cómo algunas publicaciones se referían a dicho olor como un aroma “impregnado en tu mente” o incluso “legendario”.

Una vez revisada y valorada toda la documentación, el Examinador del signo decidió conceder la marca reconociendo, finalmente, su distintividad.

En todo caso, esto no significa que la Oficina de Estados Unidos (USPTO) acepte ahora las marcas olfativas. El asunto analizado es específico y aun siendo un signo reconocible, el titular de la marca ha tenido dificultades a la hora de obtener su concesión, siendo la distintividad adquirida por el uso el único argumento que ha conseguido convencer al Examinador, con la subsiguiente aportación de documentación que apoye tal afirmación.

De hecho, y para conocer qué ocurriría si presentamos esta marca ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) o en la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) en la actualidad, vaticinamos que no conseguiremos el registro en ningún caso, ya que, parece que las marcas olfativas no son registrables.

Aunque esto puede cambiar con el tiempo, EUIPO, por ejemplo, es tajante a este respecto. En sus directrices determina que las marcas olfativas y gustativas no son aceptables porque la representación debe ser clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva y el estado actual de la tecnología no permite la representación de este tipo de marcas con esas condiciones. Además, no se reconoce la presentación de muestras o especímenes como representación adecuada.

En lo que respecta a la OEPM, y revisando la Ley de Marcas en su artículo 4, vemos que: “se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras” y, por ahora, parece pues imposible que pueda representarse gráficamente un olor. Eso sí, este punto lo tendremos que revisar cuando se elimine del artículo mencionado la palabra “gráfica”, por la Directiva 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, la cual deberá entrar en vigor el 14 de enero de 2019. Aunque, teniendo en cuenta la línea que marca la Unión Europea, parece complicada su inclusión como marca registrable en la actualidad.

Como conclusión y, por todo lo indicado anteriormente, aunque ya podamos poner otro ejemplo diferente a la famosa pelota de tenis con olor a hierba recién cortada, debemos ser cautos a la hora de valorar la posibilidad de solicitar una marca olfativa, pues parece que las características para que esta se acepte son muy determinadas y dependerá de la práctica en los países de interés.

Manuela Mendigutía

Manuela Mendigutía

Responsable del área de Marcas Exterior. Departamento de Marcas. Abogada.

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