Las marcas de posición: qué son, qué protegen y qué dificultades viven

7 octubre 2019

Abordamos las marcas de posición, un nuevo tipo de marca que genera muchas dudas acerca del alcance de su protección.

7 octubre 2019

Desde H&A, te invitamos a sumergirte en este artículo en las marcas de posición y el papel que juegan en la actualidad. En los últimos tiempos y, debido a la existencia de un mercado publicitario cada vez más complejo, hemos asistido a una importante evolución en cuanto a la forma en la que se dan a conocer los productos y servicios, utilizando cada vez con más frecuencia breves expresiones, incluso icónicas, así como medios de comunicación muy diferentes a los tradicionales, lo que tiene una significativa importancia para su reconocimiento y prestigio.

Ello ha dado lugar al replanteamiento de las conocidas como “marcas clásicas” (denominativas, gráficas, mixtas y tridimensionales), dando paso a signos que presentan otras características y, sin embargo, también son capaces de diferenciar unos productos y servicios de los competidores.

De esta manera se ha producido una revisión de los tipos de marcas, iniciada en 2006 por la Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual, y que en nuestro país ha cristalizado con la trasposición de la Directiva 2436 de 2015 mediante la cual se han introducido tanto en el reglamento de marcas de la UE como en nuestra Ley de marcas, nuevos tipos de marca (o más bien diríamos denominaciones normalizadas de tipos de marca nacidos al calor de la iconización y simplificación de mensajes sufrida por la sociedad) denominadas por la doctrina “Marcas no convencionales” que han sido definidos en estos cuerpos legales.

Como toda novedad, es preciso estudiar y conocer de manera pormenorizada sus respectivos pros y contras, para poder obtener un concepto de ellas lo más ajustado a la realidad.

a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y
b) ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular.

En este contexto, tras el nuevo concepto de marca, y en medio del crecimiento de las marcas no convencionales trataremos las MARCAS DE POSICIÓN, donde la disparidad de criterios a la hora de establecer la distintividad del posicionamiento, nos lleva a un hermoso debate.

Según las directrices de la EUIPO, una marca de posición consiste en la manera específica en que la marca se coloca o figura en el producto. El reglamento de marcas español que desarrolla la Ley de marcas establece: En el caso de una marca consistente en la manera específica en que la marca se coloca o figura en el producto (marca de posición), la marca se representará mediante la presentación de una reproducción que identifique adecuadamente la posición de la marca y su tamaño o proporción en relación con los productos de que se trate. Los elementos que no formen parte del objeto del registro deberán ser excluidos visualmente, preferentemente por líneas discontinuas o punteadas. La representación podrá ir acompañada de una descripción en la que se detalle la forma en que se coloca el signo sobre los productos.

Por lo que podemos considerar marcas de posición todo aquel signo distintivo que de un modo específico indique el lugar donde la marca va a estar representada, es decir, la manera en la que figurará en un producto.

Será por lo tanto necesaria una representación que permita identificar exactamente la posición de la marca en relación con los productos concretos, es decir, un elemento gráfico que destaque una posición concreta dentro de un producto y que ello tenga la consideración de distintivo, de manera que permita vincular un producto o servicio concreto con un origen empresarial determinado.

En este tipo de signos distintivos también se permite una breve descripción en la propia solicitud, sobre la posición concreta de la marca que se pretende registrar.

Disponemos a través de diferentes resoluciones de la EUIPO de algunas nociones básicas para lograr entender las marcas de posición, sin que dejen de surgir, no obstante, resoluciones contradictorias y opiniones muy diversas en relación con las mismas.

El principal problema que surge en relación con este tipo de marcas consiste en delimitar la distintividad mínima y necesaria para que una ubicación concreta tenga el carácter diferenciador necesario para acceder a un registro oficial.

Del concepto de marca de posición se desprende que la exclusividad y diferenciación vendrá determinada por el lugar exacto donde se va a ubicar una determinada representación, independientemente de lo que se incluya en dicha posición. Pero no está tan claro y la realidad doctrinal y registral es muy diversa en cuanto a lo que debe considerarse singular y propio dentro de las marcas de posición.

Considero que nos encontramos con un tipo de marcas donde el carácter diferenciador debe venir determinado exclusivamente por EL LUGAR O POSICIÓN donde se va a situar una representación determinada (independientemente de lo que se representa). No obstante, no existe una línea doctrinal única y en el mismo sentido, ya que en diversas resoluciones se ha tenido en cuenta a la hora de valorar el carácter diferenciador, no tanto la posición cuanto la combinación de la ubicación con una representación gráfica determinada.

Al tratar la distintividad en las marcas de posición, jurisprudencia incipiente ha determinado la necesidad de disponer de “una originalidad que difiera de las normas y hábitos del sector en cuestión”, por lo que debemos entender que la distintividad vendrá determinada solo por la ubicación, independientemente de que se acompañe con carácter complementario u ornamental la representación gráfica de lo que se va a disponer en la posición concreta.

En este sentido lo que una marca de posición debe buscar es la protección de un lugar concreto dentro de un producto determinado, de manera que ningún otro competidor en el tráfico mercantil pueda incluir su signo en dicho lugar.

Como ejemplos de lo que podrían considerarse marcas de posición “PURAS” destacamos:

MUE 017995797

La marca representa una lengüeta situada en el centro del cuello, en la que figura la letra “M”, adornada en la parte superior con una forma de rombo y debajo con una forma de azucena inversa. Justo debajo de la forma “M” adornada figura un botón metálico fijo.

 

MUE 017961602

La marca consiste en la figura de una persona que transporta un barril. La marca figura debajo de la botella. La línea discontinua indica la posición de la marca.

Sin embargo, de las escasas resoluciones que existen a día de hoy, se desprende en algunos casos que la distintividad no solo se determina por la posición concreta (como en los ejemplos anteriores), sino por la combinación de una ubicación con otros elementos ya sean denominativos, gráficos, figurativos…

Ello, en mi opinión, disminuye valor a las marcas de posición “PURAS”, donde el carácter diferenciador se marca únicamente por su emplazamiento.

Como ejemplo de marcas donde la distinción se origina por la combinación de distintos elementos, destacamos:

MUE 017901400

MUE 018049120

MUE 017885160

Se reivindica la protección de la marca para una etiqueta/parche de cuero o materias textiles. La etiqueta o parche se encuentra bajo el borde del bolsillo delantero izquierdo de un pantalón vaquero y junto a una costura lateral. En la etiqueta o parche aparece la inscripción “GANG TM” (las letras “TM” destacadas). Las demás características de diseño de la representación gráfica, en particular las líneas punteadas, no forman parte de la marca.

Dado que lo que se pretende proteger es que la posición sea recordada por el público destinatario como perteneciente a un concreto origen empresarial, dicha ubicación debe ser exclusiva y estar completamente alejada de la práctica habitual del concreto producto o servicio.

La principal razón por la que las solicitudes de este tipo de marcas no son finalmente registradas es porque los registros oficiales no las consideran suficientemente distintivas. Por ello, para alcanzar protección será necesario “que sirvan para identificar el producto para el que solicita el registro como originario de una empresa determinada y por tanto para distinguir dicho producto de los de otras empresas”.

Tras el estudio realizado sobre este tipo de marcas no convencionales, debemos concluir que las MARCAS DE POSICIÓN deben ser consideradas elementos autónomos dentro de un mismo producto, capaces por sí mismas de indicar un origen empresarial determinado. Y es ahí donde radicará la originalidad y exclusividad de estos signos distintivos, consiguiendo de esta manera la protección sobre una posición concreta, que va a permitir otorgar mayor carácter diferenciador a un producto determinado.

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Laura Carpintero

Laura Carpintero

Abogada.

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