Límite al registro: marcas contrarias al orden público o a las buenas costumbres

20 diciembre 2018

La ley impide el registro de marcas que atentan contra el orden público o las buenas costumbres.

20 diciembre 2018

El Reglamento (UE) 2017/1001 sobre la Marca de la Unión Europea contempla en el artículo 7.1 f) uno de los motivos de denegación absolutos, en particular, el relativo a las marcas contrarias al orden público o a las buenas costumbres. En virtud de esta disposición “se denegará el registro de las marcas que sean contrarias al orden público o a las buenas costumbres”. Se trata de uno de los límites al registro de marcas, en concreto, una de las prohibiciones absolutas o problemas intrínsecos de las marcas que imposibilitan su registro.

Este motivo de denegación absoluto del Reglamento europeo refleja la disposición ya contemplada en el artículo 6 quinquies B apartado iii) del Convenio de la Unión de París de 20 de marzo de 1883 (revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967), que dispone:

“Las marcas de fábrica o de comercio reguladas por el presente artículo no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas más que en los casos siguientes:
iii) cuando sean contrarias a la moral o al orden público (…)”

Con esta prohibición se persigue proteger al consumidor de marcas que puedan resultar perturbadoras, ofensivas, insultantes o incluso amenazadoras.

Una aplicación razonable de este precepto implica necesariamente sopesar el derecho de los comerciantes de utilizar libremente palabras e imágenes en los signos que desean registrar como marcas y el derecho del público a no encontrarse con este tipo de signos (tal y como se establece en la Resolución de 6/7/2006 dictada por la Sala de Recurso en el asunto 495/2005-G, SCREW YOU, párrafo 14).

Hay que resaltar que su aplicación no colisiona gravemente con la libertad de expresión, pues esta disposición no impide el uso del signo, sino que únicamente lo excluye de protección. Sin embargo, sí podría suponer un menoscabo pues determinadas empresas podrían no estar dispuestas a invertir en campañas de publicidad y promoción. El derecho a la libertad de expresión se recoge en el artículo 10 del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales y solo está sujeto a limitación para fines específicos, entre ellos la prevención de las perturbaciones del orden público y la protección de las buenas costumbres (Sentencia TEDH de 24 de febrero de 1994 asunto Casado Coca/España).

Ahora bien, la pregunta es: ¿Qué se entiende por una marca contraria al orden público o a las buenas costumbres?

Se trata de conceptos amplios que pueden dar lugar a diversas interpretaciones. El orden público puede definirse como el conjunto de principios jurídicos, sociales y políticos que son necesarios para la organización y funcionamiento de la sociedad. Según disponen las Directrices de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), “orden público”, en el contexto del Reglamento sobre la Marca de la Unión Europea, se refiere a la legislación de la Unión aplicable en un área determinada así como al ordenamiento jurídico y el Estado de Derecho tal y como se definen en los Tratados y en el derecho derivado, que refleja un entendimiento común de ciertos principios y valores básicos, como los derechos humanos.

Son criterios objetivos los que se tienen en cuenta a la hora de evaluar esta posible objeción. Ejemplos de signos contrarios al orden público son los siguientes:

  • Marcas que contradicen la dignidad humana, la libertad, la igualdad, la solidaridad y los principios de la democracia y del Estado de derecho (proclamados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea).
  • Marcas que puedan considerarse que apoyan o benefician a una persona o grupo de la lista de personas, grupos y entidades que facilitan, tratan de cometer o cometen actos terroristas en el territorio de la UE (contenidos en la Posición Común del Consejo de la UE sobre aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo –actualizada por Decisión del Consejo 2015/2430-).

Por buenas costumbres podemos entender las normas morales básicas de la sociedad.

En consecuencia, a la hora de determinar la posible aplicación o no de este motivo, entran en juego criterios subjetivos y se tendrá que buscar el equilibrio entre aquellos miembros de la sociedad excepcionalmente puritanos y aquellos otros que se sitúan en el extremo opuesto. La marca deberá evaluarse tomando en consideración las normas y valores de los ciudadanos corrientes (párrafo 21 de la Resolución de 06/07/2006 asunto R495/2005-G). Al plantear una objeción, la marca debe ser indudablemente ofensiva para una parte sustancial del público con un nivel normal de sensibilidad y tolerancia (Resolución de 06/07/2006 asunto R495/2005-G; Resolución de 18/06/2010 dictada por la Sala de Recurso en el asunto 175/2010-2 y Sentencia de 09/03/2012, T-417/10, -caso ¡Que buenu ye! HIJO PUTA (fig)-).

Los conceptos “orden público” y “buenas costumbres” son diferentes, si bien nada impide que una marca pueda incurrir en ambos motivos de denegación. Son varias las Resoluciones que ya se han dictado en relación con este motivo de denegación absoluto, si bien una de las que mayor repercusión mediática ha tenido ha sido la Sentencia dictada por el Tribunal General el pasado 15 de marzo de 2018 en el asunto T-1/17 LA MAFIA SE SIENTA A LA MESA.

Tenemos que remontarnos al 30 de noviembre de 2006, fecha en que la HONORABLE HERMANDAD, S.L. (a la que sucedió LA MAFIA FRANCHISES, S.L.) solicita la protección, en clases 25, 35 y 43, como Marca Comunitaria (actualmente Marca de la Unión Europea) del siguiente signo:

 

La solicitud se registra el 20 de diciembre de 2007. En julio de 2015, la República Italiana presentó ante la EUIPO una solicitud de nulidad invocando el motivo de denegación absoluto del que es objeto el presente artículo, solicitud que fue estimada mediante Resolución de 3 de marzo de 2016 y anulado el registro.

El titular de la marca, LA MAFIA FRANQUICIAS, S.L., interpuso recurso contra esta Resolución. La Primera Sala de Recurso de la EUIPO, competente para conocer de este asunto (procedimiento R803/2016-1) confirmó la Resolución de la División de Anulación estimando, por tanto, el recurso, mediante Resolución de 27 de octubre de 2016. La firma española, domiciliada en Zaragoza, continuó defendiendo la viabilidad de su marca e interpuso recurso contra la citada Resolución de la Sala de Recurso de la EUIPO ante el Tribunal General, que se ha pronunciado desestimando el recurso por infundado.

Tras esta breve cronología de los hechos, son varias las reflexiones que se recogen a lo largo de esta interesante sentencia y de las diferentes Resoluciones que se han ido dictando por la EUIPO.

El elemento denominativo “LA MAFIA” -que destaca sobre los restantes y es, por tanto, el dominante- es comprendido mundialmente en el sentido de que remite a una organización criminal que tiene sus orígenes en Italia. Es también conocido el uso por parte de dicha organización de métodos como la intimidación, violencia física y asesinato para el ejercicio de sus actividades (tráfico ilícito de drogas, tráfico ilegal de armas,…). Dicho elemento evoca manifiestamente en el público el nombre de una organización criminal responsable de atentados particularmente graves contra el orden público.

Asimismo, la rosa roja presente en la marca podría percibirse como símbolo del amor o del espíritu de concordia, en contraste con la violencia que caracteriza las acciones de la Mafia. Por consiguiente, la asociación de la Mafia a las ideas de cordialidad y de relajación que pueden transmitirse por el hecho de compartir mesa (no olvidemos que con la marca se identifica el nombre de un restaurante) contribuye a la banalización de las actividades ilícitas de dicha organización criminal.

La consideración en su conjunto de todos los elementos que componen la marca tiene como resultado ofrecer una imagen globalmente positiva de la acción de una organización criminal. La marca es, en consecuencia, ofensiva no solo para las víctimas de dicha organización sino para cualquier persona que, en el territorio de la Unión, se encuentra ante dicha marca y posea unos umbrales medios de sensibilidad y tolerancia.

De las consideraciones expuestas resulta indudable la importancia de la existencia de este precepto, aunque se pueda pensar que entra en colisión con la libertad de expresión, pues de lo contrario se otorgaría protección a marcas que serían percibidas por el público destinatario como signos contrarios a las normas y principios fundamentales básicos del orden jurídico, político y social. No se debe amparar, por parte de la Administración Pública, a aquellas personas físicas o jurídicas que persiguen sus objetivos comerciales mediante marcas que ofenden determinados valores básicos de una sociedad democrática y civilizada y del Estado de derecho.

Eva Martín

Eva Martín

Departamento de Marcas. Abogada.

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