McDonalds pierde la exclusividad de la marca de su producto estrella Big Mac

8 febrero 2019

Análisis de la decisión de la EUIPO en la acción de nulidad por falta de uso de la marca BIG MAC de Mcdonalds.

8 febrero 2019

El pasado 11 de enero la multinacional norteamericana McDonalds perdió la exclusividad de la marca BIG MAC tras una decisión de la EUIPO que tiene su origen en 2014 con la solicitud de la marca Supermac por la empresa irlandesa Supermac’s (Holdings) Ltd. donde tuvo su primer encontronazo con McDonalds al presentarse una oposición frente dicha solicitud. En este asunto McDonalds acabó ganando la partida a Supermac que a pesar de concederse parcialmente, le denegaron la mayor parte de productos y servicios.

Pasados tres años la empresa irlandesa no se olvidó de este asunto y presentó una acción de caducidad por falta uso contra la marca de la Unión Europea BIG MAC, estando ésta sujeta a uso ya que pasaron cinco años desde la fecha de registro (22/12/1998) quedando obligada a usar la marca desde el 22/12/2003.

La EUIPO, en su decisión del 11 de enero acaba resolviendo a favor de la acción de caducidad presentada por Supermac’s al considerar que la prueba presentada no es suficiente para probar el uso.

En este “David contra Golliat” llama la atención que el producto emblema del gigante de la comida rápida no consiga probar su uso en la Unión Europea lo que ha dado lugar a algunos imprecisos artículos dónde se han sacado conclusiones equívocas como por ejemplo que Mcdonalds no ha conseguido probar el uso en toda la Unión Europea, siendo erróneo ya que basta probar el uso en un solo país de la Unión para que se reconozca en todo el conjunto de la Unión Europea, en el presente caso la prueba aportada fue en relación a Alemania, Francia y Reino Unido. Es por ello que a continuación procedemos a hacer un análisis más meticuloso de las razonas por las que la prueba aportada no ha sido suficiente según el criterio de la EUIPO.

En primer lugar, debemos mencionar que el grueso de la prueba aportada se divide en:

  • Affidavits (declaraciones juradas).
  • Folletos de productos e impresiones de posters publicitarios.
  • Impresiones de páginas web de McDonalds y de Wikipedia.

En relación a las declaraciones juradas debemos decir que las aportadas son declaraciones de los interesados y sus empleados, ello no quiere decir que carezcan de valor sino que el valor probatorio es débil en comparación con declaraciones juradas por terceros independientes. Por tanto el valor probatorio de las declaraciones dependerá del resultado en su conjunto de la evaluación del resto de pruebas aportadas.

Aunque las pruebas presentadas han sido correctamente enmarcadas en el tiempo exacto en el que se debe probar el uso (durante los 5 años del periodo de tiempo que precede a la fecha de solicitud de la acción de caducidad), y territorialmente entra dentro de países miembros de la Unión Europea, McDonalds falla al probar un uso efectivo de la marca por tanto debemos clarificar a qué se refiere la oficina cuando habla de uso efectivo:

“no puede probarse mediante probabilidades o presunciones, sino que debe basarse en elementos concretos y objetivos que acrediten una utilización efectiva y suficiente de la marca en el mercado de que se trate” (sentencia de 18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, §22).

Tal utilización no se acredita de forma efectiva ya que toda la prueba aportada tiene su origen en la parte afectada, no solo las declaraciones juradas sino también las impresiones de las páginas web que provienen de las web de McDonalds en diferentes países.

En cuanto a la aportación de impresiones de la Web Wikipedia, la EUIPO no considera Wikipedia como una fuente fiable de información ya que puede ser modificada por cualquier usuario.

En virtud de lo anterior, la EUIPO concluye que la documentación aportada no es suficiente como para probar el uso efectivo en relación a los productos y servicios por los que la marca se registró. Sin embargo, en principio, aún le queda una bala en la recámara a McDonalds ya que tal decisión es recurrible y decimos “en principio” ya que no podemos afirmar con certeza que la EUIPO admita documentación adicional como prueba de uso, aunque todo apunta que la Oficina jugará su discrecionalidad a favor de la admisión de prueba adicional y complementaria por McDonalds.

No obstante cabe mencionar que la línea del Tribunal General tiende a no aceptar documentación adicional salvo que se justifique el retraso en la aportación de toda la documentación.

Al haber generado esta noticia tanto revuelo en el ámbito de la Propiedad Industrial, los creativos de marketing de BURGER KING han visto una oportunidad promocional y han lanzado una campaña publicitaria en la que meten el dedo en la llaga de su competidor retratando en su anuncio la no exclusividad del nombre BIG MAC ofreciendo a los consumidores un menú NOT BIG MAC.

Tendremos que esperar al 11 de marzo para ver de qué forma recurre McDonalds y posteriormente cómo resolverá la EUIPO para ver finalizar este controvertido e interesante asunto.

GUÍA LEY DE MARCAS

Todo lo que debes saber para conocer
la nueva Ley de Marcas y sus principales cambios.

Alejandro Guirado

Abogado. Departamento de Marcas.

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1 comentario

  • José Luis 11 febrero, 2019

    Interesante resolución. A la par que sorprendente. Parece que el órgano decisor desprecia pruebas que pudiéramos considerar razonables y que, lógicamente, proceden de parte. Las pruebas de uso de una marca normalmente procederán de la parte interpelada a probar un uso. Esas pruebas deben ser -insisto- las razonables (páginas web, catálogos, listas de precios…) salvo que se esté pidiendo una “probatio diabolica”. Parece como si la EUIPO estuviera diciendo que tales pruebas han sido preparadas, preconstituidas o falsificadas por la titular de la marca, lo que quizá sea llegar demasiado lejos.
    Cierto que un abogado puede pedir a su cliente titular de una marca, que cada cinco años haga comparecer a un notario a tomarse una Big Mac en un establecimiento de la firma y a levantar el correspondiente acta de notoriedad o a un periodista a hacer una entrevista al gerente de un restaurante… En fin, quizá excesivo cuando el uso aparece razonablemente probado.