Modificaciones a la Ley 17/2001 de Marcas

28 diciembre 2018

El sistema marcario español sufre una nueva transformación para adaptarse al marco legal europeo que tan necesario resulta para la libre circulación de mercancías en la UE.

28 diciembre 2018

El Consejo de Ministros del pasado 21 de diciembre se aprobó la modificación de la Ley 17/2001 de marcas (LM) para adaptar su contenido a la Directiva 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Esta modificación se ha articulado mediante Real Decreto Ley (RDL) 23/2018 de 21 de diciembre. Sin perjuicio de futuros análisis de las novedades, vamos a llevar a cabo un breve repaso de las mismas.

La modificación es sustancial, tanto por los artículos modificados (48 de los 91 de la ley, más tres nuevos artículos que se añaden a la Ley) como por los asuntos que se modifican. Los dos aspectos más importantes son los referidos a la demanda de nulidad y caducidad y los aspectos relativos a la legitimación para solicitar y el concepto de marca.

Por lo que se refiere a la nulidad y caducidad de la marca, la modificación legal atribuye a la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) la potestad de declarar nulo o caducado un registro de marca mediante un procedimiento administrativo que se establece en el cuerpo del RDL, fijando normas en lo relativo a la conexión de causas y entre órganos, así como los efectos de las declaraciones de nulidad y caducidad.

En cuanto a la legitimación para solicitar el registro de una marca, se eliminan las restricciones a dicha legitimación, quedando libertad absoluta para cualquier persona natural o jurídica, sin ninguna condición adicional. En cuanto al concepto de marca, se elimina la exigencia de que la marca sea representable gráficamente y desaparece la relación sistemática y enunciativa sobre qué puede constituir marca.

Se modifican además las prohibiciones absolutas para incorporar una especial protección a las indicaciones y denominaciones de origen y a las obtenciones vegetales. Así mismo desaparece la diferencia entre marcas notorias y marcas renombradas, quedando tan sólo la mención a “marca de renombre”. Se regula también lo relativo a las oposiciones y las respuestas a las suspensiones de la tramitación por objeción oficial o por oposición, estableciendo la posibilidad de que el titular de la solicitud exija la acreditación del uso de la marca oponente si ha lugar. La renovación de un registro podrá limitarse, si se trata de una renovación total, al pago de a tasa.

También se modifican los derechos conferidos por el registro de la marca, incluidas las limitaciones a dichos derechos. Se regulan así mismo aspectos procesales en acciones por violación de marca, los presupuestos de indemnización por daños y perjuicios y la forma de calcular la indemnización,

Por lo que se refiere a la marca como objeto de propiedad, los derechos del licenciatario en los procesos por violación de la marca. Así mismo se recogen ciertas especialidades relativas a marcas colectivas y de garantía en cuanto a su defensa, obtención y transmisión. Las marcas de la Unión, anteriormente marcas comunitarias, y su relación con las marcas nacionales y su encaje en la legislación española se recogen ampliamente en el RDL

Finalmente, la disposición adicional primera que establece la jurisdicción y las normas procesales, se ha reformado para otorgar a la OEPM la competencia directa para declarar la nulidad y la caducidad y establecer el resto de competencias jurisdiccionales que corresponden a los Juzgados de lo Mercantil.

En resumen, la transformación que sufre el sistema marcario en España es muy importante, y en nuestra opinión habría ameritado una tramitación sosegada como ley y no como Real Decreto Ley, y mucho menos aún uniendo en el mismo RDL materias tan inconexas como las marcas y el transporte ferroviario.

Las disposiciones legales entrarán en vigor el próximo 14 de enero, excepto lo relativo a la exigencia de acreditación de uso en las oposiciones en que corresponda que entrará en vigor cuando se dicten las correspondientes normas reglamentarias, y lo relativo al nuevo marco jurisdiccional que entrará en vigor el 14 de enero de 2023.

Herrero & Asociados

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