Novedades en la Ley de Marcas sobre prohibiciones absolutas de registro

La Ley de Marcas amplía y precisa los motivos de prohibiciones absolutas en adaptación a una Directiva UE.

En 14 de enero de 2019 entró en vigor la modificación de la Ley 17/2001 de Marcas (LM), en virtud del RDL 23/2018 que la adapta a la Directiva 2015/2436 sobre armonización de las legislaciones de los países de la Unión Europea en materia de marcas. Es la tercera vez que se modifica esta ley en España desde 1988, evidenciando qué cambiante resulta la normativa en esta materia tan crucial para empresas y emprendedores.

H&A ya anunció un análisis de las novedades más relevantes en su portal especializado en marcas. Seguidamente, abordamos las principales modificaciones relativas a las prohibiciones absolutas sobre registro de marcas, aquéllas que por obedecer al interés público no resultan subsanables mediante la distintividad sobrevenida por el uso del signo en el mercado por su titular (artículo 5.2 LM).

La citada Directiva proclama que los motivos de denegación y las causas de nulidad “deben ser enumerados de manera exhaustiva” (Considerando 14), en aras de la seguridad jurídica que debe potenciarse en materia de marcas. El presente artículo se limita a valorar los apartados e) y h) del artículo 5.1 LM, cuyos cambios pueden suponer una mayor repercusión práctica.

1.- De un parte, su apartado e) amplía el alcance de la prohibición a cualquier tipo de signo distintivo, introduciendo una referencia expresa a cualquier “otra característica” del producto equiparable a su forma.

A tenor del actual art. 5.1.e) LM, no podrán registrarse como marca “los signos constituidos exclusivamente por la forma u otra característica impuesta por la naturaleza misma del producto o por la forma u otra característica del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o por la forma u otra característica que dé un valor sustancial al producto”.

La prohibición de registrar las marcas que tienen por único objeto la forma del producto se amplía a aquéllas que se constituyan exclusivamente por cualquier otra característica vinculada a la naturaleza, el resultado técnico o el valor sustancial del producto -excluidas las marcas de servicios- abriendo la puerta a debates ante el Registro y los Tribunales. De ahí la relevancia legal de las directrices que vienen consolidando tanto la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) como la EUIPO a nivel de Marcas de la Unión (MUE), con su consiguiente desarrollo judicial.

En cada caso debe valorarse si la característica tiene carácter distintivo, cuando el consumidor del producto concreto está habituado a percibirla como marca diferenciada de sus competidoras, o bien si tiene un carácter genérico que no es susceptible de monopolio registral. Así la jurisprudencia europea, que representa la sentencia del TJUE de 7/2/02 en el caso Mag (T-88/00), descartó marcas consistentes en formas de linternas por carecer de una mínima distintividad respecto a la presentación usual del tipo de producto a la que está acostumbrado su consumidor medio.

La inercia para aceptar como marca cualquier característica del producto a que se aplica debe ser excepcional y restrictiva. Al respecto la Ley 3/91 de Competencia Desleal, en el marco del libre mercado y libre competencia, consagra el principio de libre imitabilidad de las prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales ajenas -abarcando todo tipo de “creaciones” técnicas y/o estéticas- salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la ley” (artículo 11).

Seguidamente esbozamos las premisas de los tres supuestos que establece la actual LM, bajo el horizonte común de que en general la inevitabilidad de cualquier atributo del producto descarta su idoneidad como marca:

1.a) “La forma u otra característica impuesta por la naturaleza misma del producto”.

Los atributos inherentes al propio producto son signos genéricos. En esta materia se equiparan envasados, envoltorios y estampados, así como cualquier otra característica técnica y/o funcional, que deben compartir la doble exigencia de aptitud distintiva (arts. 4 y 5.1.b LM) y función distintiva (art. 5.1.e LM).

Como ejemplo paradigmático, una botella traslúcida con la forma o presentación habitual que se aplica al envasado de vinos espumosos no es idónea como marca, salvo que incorpore colores, grabados y otros elementos que caractericen y distingan tales productos. En este sentido la sentencia del TJUE de 20/10/11 en el caso FREIXENET (asunto C-44/10) requiere para que una creación de forma sea protegible como marca tridimensional, entre otros requisitos, que “difiera significativamente de las normas o los usos del sector” y “cumpla la función esencial de identificar el origen o calidad empresariales, provista de carácter distintivo tal como se percibe por el colectivo consumidor.

Al definir el concepto de marca, la anterior redacción del art. 4.1 LM sólo consideraba idóneo como marca “todo signo susceptible de representación gráfica”. Actualmente tal concepto adopta el “paraguas” de la expresión “todos los signos”, que no modifica el concepto de marca pues mantiene intacta su función informativa y distintiva, pero considera que el signo puede registrarse si es susceptible de representarse por otros medios.

En este contexto “otras características del producto” podrían ser las sonoras, olfativas, táctiles, gustativas o de cualquier otro tipo que trasciendan la “representación gráfica” en el seno del “marketing sensorial”. En ausencia de una praxis en la materia, las Directrices de la EUIPO ejemplifican supuestos hipotéticos en que pueda denegarse el registro de este tipo de signos: “una marca sonora que consista en el sonido de una motocicleta para motocicletas si el sonido estuviese impuesto por la naturaleza de los productos (en el sentido de su rendimiento técnico); … o una marca olfativa de un olor para un perfume”.

Además ya pueden registrarse si son distintivas las marcas de color, marcas multimedia, hologramas, marcas de posición, marcas de patrones y las marcas de movimiento, cuyas características también pueden fundar motivos de denegación. Como marco más reciente de referencia, la Resolución de la OEPM en 9 de enero de 2019 especifica las condiciones generales, requisitos, características técnicas y formatos para la presentación electrónica de los distintivos de marcas, incluyendo las no convencionales.

1.b) “La forma u otra característica del producto necesaria para obtener un resultado técnico”.

La prohibición de registrar como marca aquellas formas que vengan impuestas por razones técnicas obedece a la propia naturaleza del signo distintivo, como derecho de exclusiva que -a diferencia de patentes y modelos de utilidad- puede perpetuarse a través de sucesivas renovaciones.

En este sentido el Abogado General en el caso PHILIPSHAVE (Asunto C-299/99), al descartar como marca la forma de la máquina de afeitar con tres cabezales rotatorios dispuestos en triángulos, proclamó que “la exclusión de las formas que cumplan una función técnica, no se basa en que dichas marcas no sean aptas para distinguir productos y servicios, sino que la finalidad de la prohibición absoluta en esta caso es evitar que los particulares utilicen el registro de una marca para prolongar su exclusiva sobre creaciones técnicas; y por consiguiente, no se les aplica la consolidación por secondaring meaning y es irrelevante que haya adquirido en el tráfico distintividad”; concluyendo que sólo resulta posible registrar “formas funcionales a las que se ha añadido alguna característica arbitraria que no esté encaminada a lograr el resultado técnico”. Así se convalidó por la sentencia del TJUE de 18/6/02, precisando además que la prohibición “excluye el registro de un signo constituido por dicha forma, aunque el resultado técnico de que se trata pueda obtenerse con otras formas”.

En este escenario, el TJUE ya ha sentado la doctrina sobre las formas esencialmente funcionales especialmente mediante Sentencias de 18/06/2002 (asunto C-299/99, Remington) y de 14/09/2010 (asunto C-48/09 P, Lego), recapitulando esta última: “Un signo estará constituido «exclusivamente» por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico cuando todas las características esenciales de la forma responden a una función técnica, sin que tenga pertinencia, a estos efectos, la inclusión de características no esenciales sin función técnica (…). El hecho de que puedan existir formas alternativas, que tengan otras dimensiones u otro diseño y que permitan obtener el mismo resultado técnico, no trae como consecuencia excluir la aplicación de esta disposición”.

Además el TJUE señaló que las características esenciales de la forma necesarias para obtener un resultado técnico deben apreciarse a la luz de la función técnica de los propios productos. El análisis debe atender a los elementos adicionales que contribuyen a la función de tales productos. En el “rompecabezas de tipo cubo de Rubik” debería haberse examinado la funcionalidad de la estructura de las cuadrículas a la luz de la capacidad de rotación de los elementos individuales del rompecabezas (sentencia de 10/11/2016, C-30/15 P, CUBES 3D, § 47-51).

La marca puede consistir en la forma o el envase de un producto que, siendo distintivos, pueden ser también necesarios para obtener un resultado técnico. La expresión “resultado técnico” puede comprender formas u otras características que: a) encajen en otro artículo; b) otorguen la máxima fuerza; c) utilicen el menor material posible; d) faciliten el almacenamiento y transporte cómodo. No se precisa que tales mejoras o ventajas sean esenciales para el uso, funcionamiento o fabricación del producto, bastando que la forma concreta incorpore un perfeccionamiento técnico, aunque sea accesorio porque -por ejemplo- contribuya a obtener un producto o envase más duradero o menos costoso.

Entre las “otras características” de los productos que son necesarias para obtener un resultado técnico pueden incluirse los sonidos particulares. Las Directrices de la EUIPO ejemplifican como supuesto hipotético que “podrían formularse objeciones contra una marca sonora depara repelentes de insectos”.

1.c) “La forma u otra característica que dé un valor sustancial al producto”.

En estos casos el valor del producto depende de la apariencia estética o funcional que se pretende registrar como marca, cuando constituye una cualidad esencial del propio producto que determina en gran medida su elección y compra. Si una parte significativa del colectivo de consumidores no percibe la forma como marca, sino como una característica o propiedad del producto que incide indirectamente en el valor del mismo, el signo no cumple la función distintiva del origen empresarial de los productos.

Al respecto el Tribunal de Justicia proclama a su sentencia de 18/09/2014 (asunto C-205/13 Hauck): El concepto de “valor” debe interpretarse no solo desde el punto de vista comercial, sino también desde el de su “capacidad de atracción”, es decir, la posibilidad de que los productos se compren fundamentalmente debido a su forma u otra característica particular. No podrá descartarse automáticamente cuando otras características puedan conferir al producto un valor sustancial, además de un valor estético, como por ejemplo valores funcionales como seguridad, comodidad y fiabilidad. De hecho, el concepto de “valor” no puede limitarse exclusivamente a la forma u otra característica de los productos que tenga por fin únicamente un valor artístico o decorativo. Al sopesar el valor de los productos, debe atenderse a criterios como la naturaleza de la categoría del producto en cuestión, el valor artístico de su forma, su carácter distinto con respecto a otras formas de uso habitual en el mercado en cuestión, una diferencia de precio sustancial respecto a productos competidores y el desarrollo de una estrategia de promoción centrada en resaltar las características estéticas del producto.

Asimismo las Directrices de la EUIPO recogen como ejemplo de un signo constituido exclusivamente por “otras características” que afectan al valor sustancial del producto “una marca sonora, representativa de un determinado sonido de una motocicleta que podría ser atractivo para una parte importante del público destinatario en la medida en que efectivamente podría afectar a la decisión de compra del consumidor.”

Esta prohibición absoluta pretende evitar que la marca se convierta en una protección alternativa al diseño industrial, la propiedad intelectual y las normas sobre competencia desleal; en especial, evitar que pueda burlarse el sistema de patentes y modelos de utilidad, a fin de que su objeto no pueda perpetuarse a través de renovaciones indefinidas como marca.

2.- De otra parte, su apartado h) introduce las prohibiciones relacionadas con la protección de Denominaciones de Origen (DO) e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP).

En concreto el art. 5.1.h) LM incluye entre los signos prohibidos como marca “los excluídos de registro en virtud de la legislación nacional o de la Unión o por acuerdos internacionales en los que sea parte la Unión o el Estado español, que confieran protección a denominaciones de origen e indicaciones geográficas”.

La redacción anterior del artículo 5.1 LM silenciaba las DO e IGP y se circunscribía a la protección de vinos y bebidas espirituosas, cuyos términos tradicionales sigue protegiendo su apartado i).

Ahora nuestra actual Ley refuerza la protección de las DO e IGP tanto nacionales, como de la Unión, como aquéllas amparadas por un acuerdo bilateral entre la Unión y un país tercero. A tal efecto consagra una duplicidad entre prohibiciones absolutas y relativas, permitiendo tanto su denegación de oficio como una oposición cuando concurren posibles similitudes entre una solicitud de Marca y una Denominación de Origen.

Por supuesto es fundamental equilibrar la tutela tanto de la Marca que informa sobre el origen empresarial como de la Denominación de Origen que protege una manera de cultivar y producir un producto.
En esta materia las prohibiciones absolutas se sistematizan remitiéndose directamente a los instrumentos legales del Derecho de la Unión o del derecho nacional para evitar errores de interpretación.

Como marco más reciente de referencia, el pasado 14 de enero también entró en vigor el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/34, de 17 de octubre de 2018, que establece disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) nº 1308/2013 relativas a las solicitudes de protección de las denominaciones de origen, las indicaciones geográficas y los términos tradicionales en el sector vitivinícola, al procedimiento de oposición, a las modificaciones del pliego de condiciones, al registro de nombres protegidos, a la cancelación de la protección y al uso de símbolos, y del Reglamento (UE) nº 1306/2013 sobre un sistema adecuado de controles.

Por último, apostillar que la actual Ley mantiene la protección de vinos y bebidas espirituosas, cuyos términos tradicionales traslada la apartado i); y también introduce la protección reforzada de especialidades tradicionales garantizadas (apartado j) y obtenciones vegetales (apartado k).

En definitiva, la nueva normativa intenta mejorar el funcionamiento de los registros de marca, adaptándolos a los nuevos tiempos, aumentar la seguridad jurídica para los propietarios de marcas y erradicar monopolios de marca injustificados.
Y según las circunstancias de cada caso, a probar por quien pretenda el registro de marca, los Registros y los Tribunales perfilarán la doctrina que aplique las normas comentadas. El casuismo es creciente y cada día requiere un mayor asesoramiento de expertos en Propiedad lndustrial.

GUÍA LEY DE MARCAS

Todo lo que debes saber para conocer
la nueva Ley de Marcas y sus principales cambios.

Juan Casulá

Juan Casulá

Responsable del área de Contratación y Defensa de la Competencia. Abogado. Departamento Patentes.

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