Primera Sentencia del Tribunal Supremo sobre el uso de marcas ajenas como ‘adwords’

No es una buena noticia para los titulares de marcas. No lo es porque estamos ante una conducta recurrente y habitual en el mercado que utilizan habitualmente las empresas que toman como referencia...

No es una buena noticia para los titulares de marcas. No lo es porque estamos ante una conducta recurrente y habitual en el mercado que utilizan habitualmente las empresas que toman como referencia a marcas conocidas y de la competencia para obtener visibilidad en Internet.

El Tribunal Supremo acaba de pronunciarse en Sentencia de veintiséis de febrero de 2016 (STS 105/2016) sobre un caso de la empresa MAHERLO IBÉRICA, S.L. más conocida por tu marca comercial MASALTOS. Y se ha pronunciado en la línea de lo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya ha abordado en diferentes resoluciones: el uso de una marca ajena no constituye infracción de marca en determinadas condiciones, básicamente, cuando la marca no aparece en el texto del anuncio aunque, en realidad, esta jurisprudencia no es tan taxativa.

El sistema de “adwords” permite elegir para los anuncios de pago tanto palabras genéricas como también marcas registradas. Lo habitual es que se elijan, dentro de un sector, aquellas marcas de los más directos competidores para que, cada vez que algún usuario busca única y exclusivamente por esa marca, lo primero que aparezca, sea el anuncio propio.

Son numerosos los procedimientos que se han iniciado en diferentes países por este motivo y las vías exploradas han sido básicamente dos: la infracción de marcas y la competencia desleal. Casi toda la jurisprudencia que hay actualmente aborda la infracción de marcas que se limita a analizar si el uso de la marca ajena vulnera las funciones esenciales de la marca:

  • La función indicadora del origen empresarial
  • La función publicitaria
  • La función de inversión

La regla general sería que el uso de marcas ajenas como palabra clave en Internet constituye una infracción o lesión del derecho de marca del legítimo titular. Ahora bien “dado que el derecho de exclusiva no es absoluto, tal uso únicamente será considerado infracción de marca cuando el uso de la marca ajena se haga a titulo de marca, es decir, con el fin de identificar un determinado producto o servicio. Es decir, se pueden utilizar marcas registradas como palabras clave para mostrar enlaces patrocinados siempre y cuando se cumplan con una serie de requisitos:

  1. Que el uso de la marca no menoscabe ni la función indicadora del origen de la marca, ni su función económica.
  2. Que resulte claro para un usuario medio de Internet que los productos o servicios publicitados no proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada; y de no ser así, se indique bajo qué circunstancia se venden productos de una determinada marca a través de una página web distinta a la “oficial”. La finalidad de este requisito es impedir el riesgo de confusión.

Ahondando sobre este tema, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la Sentencia del caso Interflora (C-323/09 Interflora Inc vs. Marks & Spencer plc) el titular de la marca puede impedir el uso de dicha marca como adword cuando dicho uso:

  • Menoscaba la función de indicación de origen de la marca cuando la publicidad mostrada a partir de la palabra clave no permite o permite difícilmente al consumidor normalmente informado y razonablemente atento determinar si los productos o servicios designados por el anuncio proceden del titular de la marca o de una empresa vinculada económicamente a éste, o si, por el contrario, proceden de un tercero.
  • En el marco de un servicio de referenciación de las características del que se trata en el litigio principal, no menoscaba la función publicitaria de la marca, y
  • Menoscaba la función de inversión de la marca si supone un obstáculo esencia para que dicho titular emplee su marca para adquirir o conservar una reputación que permita atraer a los consumidores y ganarse una clientela fiel.

El margen de interpretación parece amplio si no fuera porque se concluye que si la marca no aparece en el anuncio, no se menoscaban las funciones de la marca.

Ahora bien, ¿quedaría abierta la vía de la competencia desleal? ¿no estamos acaso ante un aprovechamiento de la reputación o del esfuerzo ajeno cuando con un muy modesto coste -el del click del anuncio- se puede atraer a todos aquellos usuarios que busquen una determinada marca?

Si bien la legislación marcaria y la de competencia desleal tienen puntos comunes, la competencia desleal va más allá y afecta al mercado. En unos momentos donde se están abandonando cada vez más los medios tradicionales de publicidad en pro de Internet ¿no distorsiona acaso el mercado el que cualquier pueda usar la marca de nuestra empresa en beneficio propio?

No creemos que este tema esté ni mucho menos zanjado. Los titulares de marcas no se resignan a que la competencia utilice sus marcas para posicionarse de una forma que por palabras genéricas jamás conseguirían.

Esta Sentencia marca un criterio ya conocido pero probablemente encontraremos nuevos casos en los que la interpretación de los tribunales será clave.

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