¿Qué ocurre con mi marca de la Unión Europea tras el Brexit?

8 abril 2019

Resumimos en qué situación quedan las marcas de la Unión Europea dentro de la Unión y en el Reino Unido en el supuesto de un Brexit sin acuerdo.

8 abril 2019

Probablemente los titulares de marcas puedan plantearse qué ocurre con su marca ante las innumerables noticias acerca del Brexit y sus consecuencias. La situación actual es que el próximo 12 de abril de 2019 el Parlamento británico volverá a someter a votación el texto del Acuerdo de Retirada que regula las condiciones de salida de la Unión Europea, pero lo cierto es que el borrador de Acuerdo de Retirada ha sido rechazado por tres veces y por una amplia mayoría del Parlamento británico.

Si se aprueba un Acuerdo de Retirada, ello implica que el régimen jurídico de la Unión Europea será aplicable en el Reino Unido hasta el año 2020 y, por lo tanto, durante ese plazo pueden acordarse los términos de la salida. Por el contrario, si no hay un Acuerdo de Retirada, entraríamos en una fase de “Brexit duro” y de salida inmediata del Reino Unido.

En cualquier caso, el Reino Unido dejará de ser miembro de la Unión Europea en breve y el derecho de la Unión Europea dejará de ser aplicable al Reino Unido a partir de la fecha de salida.

A pesar de la proximidad de la fecha de salida, todavía hay mucha incertidumbre sobre todas las implicaciones del Brexit y nos podemos plantear, efectivamente, qué ocurre con mi marca de la Unión Europea tras el Brexit.

Pues bien, en ese posible escenario de “Brexit duro”, las consecuencias principales para los titulares de derechos de propiedad industrial en la UE serían las siguientes:

  • A partir del día siguiente a la fecha de salida, los registros de marcas de la Unión Europea carecerían de efectividad en el Reino Unido, si bien no se perderían los derechos que se derivan de los mismos.
  • La retirada del Reino Unido limitará así el ámbito de protección territorial de las marcas de la Unión al territorio de los 27 Estados miembros restantes.

Para conocer las consecuencias del Brexit en materia de marcas, debemos remitirnos a la normativa preparada por el Reino Unido (The Trade Marks (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019), así como por parte de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (Comunicación del Director de la Oficina de 22 de febrero de 2019 y las Preguntas Frecuentes publicadas en su web) que permiten aclarar cuál va ser la situación de las marcas protegidas por un registro de marca de la Unión Europea,  tras el Brexit.

¿Qué ocurre con mi marca registrada en la Unión Europea?

La normativa preparada prevé que el gobierno británico otorgará a los titulares de marcas de la Unión Europea registradas un nuevo “derecho comparable” (Comparable Trademark) en el Reino Unido, registrado ante la Oficina de Marcas del Reino Unido y sin ninguna pérdida de prioridad ni anterioridad.

La Comparable Trademark se otorgaría automáticamente, sin necesidad de incurrir en el pago de ninguna tasa oficial. Esta marca tendría exactamente la misma fecha de prioridad, antigüedad, solicitud, registro y renovación que la marca de la Unión Europea.

Por lo que, desde la fecha de salida, todas las marcas de la Unión registradas serán consideradas como si se hubieran solicitado y registrado bajo el derecho del Reino Unido. Por ello, es importante revisar las titularidades y direcciones inscritas en las marcas de la Unión Europea puesto que, tras la fecha de salida, esas marcas y con esos datos serán exactamente los que quedan inscritos en la Oficina de Marcas del Reino Unido (UKIPO).

Se abrirá también la posibilidad a los titulares de marca de la Unión Europea a renunciar (opt ut) a la Comparable Trademark, si esta no fuera de su interés.

Dicho opting out debe solicitarse por el titular ante la Oficina de Marcas del Reino Unido (UKIPO), quien lo otorgará salvo que la marca haya sido usada en el Reino Unido, o que la Comparable Trademark haya sido objeto de cesión, licencia o derecho de garantía -si no hay acuerdo de todos los interesados- o que se hayan iniciado procedimientos (especialmente de infracción, de oposición, nulidad o caducidad) basándose en dicha marca.

Es de destacar que los titulares de una Comparable Trademark no recibirán un certificado de concesión de la marca por parte de la UKIPO, pero sí que podrán obtener la información y datos sobre este registro en la base de datos de la UKIPO. El número de la Comparable Trademark será UK009 + los ocho últimos dígitos de la marca de la Unión Europea.

Además, en la Comparable Trademark deberá inscribirse un agente autorizado en el Reino Unido, no uno de la Unión, igual que ocurrirá con las marcas de la Unión Europea en las que deberán constar agentes autorizados ante la EUIPO.

¿Qué ocurre si mi marca de la Unión Europea está en trámite en la fecha de salida?

Para ellas, la normativa prevé que se abra un plazo de 9 meses desde la fecha de salida para solicitar la misma marca en el Reino Unido (opt in), sin perder la fecha de prioridad. En ese caso, el titular deberá pagar las tasas habituales de solicitud de una marca en el Reino Unido. De ese modo obtendremos la misma solicitud de marca en el Reino Unido como marca nacional.

Debemos tener en cuenta que según el gobierno del Reino Unido (https://www.gov.uk/government/publications/changes-to-trade-mark-law-if-the-uk-leaves-the-eu-without-a-deal/changes-to-trade-mark-law-in-the-event-of-no-deal-from-the-european-union#pending-applications) actualmente hay unas 85.000 marcas de la Unión Europea en tramitación pendiente de concederse, cantidad que se reduce a poco más de 55.000 según las Bases de Datos de la EUIPO, por lo que muchos titulares pueden encontrarse con la necesidad de invocar este opt in.

En cualquier caso, para las nuevas solicitudes, si les urge tener protección de su marca el Reino Unido, les recomendamos que procedan a solicitar la marca directamente en el Reino Unido en paralelo a la solicitud de su marca de la Unión Europea.

Importante tener en cuenta que las regulaciones aprobadas hasta la fecha nada prevén respecto a las Marcas Internacionales que designan la Unión Europea, por lo que habrá que aguardar a la normativa que apruebe el Reino Unido, aunque es de esperar que ocurra lo mismo que con las marcas directas en la Unión Europea, ya sea registradas o marcas en trámite y el borrador de texto que se ha publicado hasta la fecha así lo prevé.

¿Qué efectos tiene el Brexit para la renovación de mi marca?

La Comparable Trademark deberá renovarse en la misma fecha que la marca de la Unión Europea.

De este modo, si la marca de la Unión Europea debe renovarse con posterioridad a la fecha del Brexit, deberá abonarse una tasa oficial ante la Oficina de marcas del Reino Unido para renovar la Comparable Trademark.

Por ello es conveniente renovar todas aquellas marcas de la Unión Europea en las que quepa solicitar la renovación en los plazos establecidos, antes de la fecha de salida.

¿Qué se considerará uso efectivo de mi marca tras el Brexit?

Respecto al uso, si bien la norma general en el Reino Unido es que las marcas nacionales entrarían en causa de caducidad si no han sido usadas en el trascurso de los últimos cinco años en el país, ello no sería aplicable a las Comparable Trademarks.

Por lo que la legislación prevé que cualquier uso en la Unión Europea, sea en el Reino Unido o fuera de él, que se haya realizado antes de la fecha de salida, cuente como un uso válido para la Comparable Trademark en el Reino Unido.

Por el contrario, si la marca de la Unión Europea se hubiera usado solo en el Reino Unido, se considerará uso en la Unión Europea, pero la relevancia de ese uso (según la comunicación 2/2019 de la EUIPO) como uso efectivo en la UE, disminuirá progresivamente durante los cinco años posteriores a la salida, de potencialmente suficiente a totalmente irrelevante.

Por lo tanto, si desean mantener sus derechos en el Reino Unidos es recomendable no dejar de usar las marcas  en este territorio o, si ese uso no se hubiera iniciado todavía, es recomendable empezar cuanto antes.

¿Y si la marca es notoria?

Finalmente con respecto a la notoriedad, debe tenerse en cuenta que si la marca era notoria en los 27 Estados Miembros de la Unión Europea, pero no en el Reino Unido, se considerará que es notoria en el Reino Unido hasta la fecha del Brexit y a partir de allá habrá que valorar el uso en el Reino Unido para establecer esa posible notoriedad.

En caso contrario, la EUIPO ha establecido que lo relevante es que a la fecha de la decisión que haya de tomarse la marca sea notoria en el territorio de la Unión Europea.

Para cualquier duda o información adicional al respecto de esta cuestión pueden contar con los profesionales H&A que les recomendarán la mejor estrategia al caso concreto.

GUÍA LEY DE MARCAS

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la nueva Ley de Marcas y sus principales cambios.

Anna Jarques

Anna Jarques

Responsable Marcas de la Oficina de Barcelona. Departamento Marcas. Abogada.

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