Registra tu marca…¿en blanco y negro o en color?

18 julio 2019

Elegir entre blanco y negro o color al registrar una marca dependerá de cómo afecte al uso según varios factores.

18 julio 2019

Una cuestión recurrente a la hora de afrontar la protección de un signo distintivo o marca es la elección entre registro en blanco y negro o registro en color.

Algunas Oficinas de Marcas aplicaban el criterio “blanco y negro abarca todo”, de forma que el registro de una marca en blanco y negro protegía toda la gama cromática así como cualquier combinación de colores. Otras Oficinas, sin embargo, aplicaban el criterio “lo que se ve es lo que se obtiene”, conforme al cual se otorgaba protección a las marcas tal y como están registradas, implicando que las marcas registradas en blanco y negro únicamente tenían protección bajo esta forma.

Esta cuestión del alcance de la protección de las marcas en blanco y negro no es baladí y la importancia es tal que fue objeto de uno de los Programas de Convergencia (CP4) de la entonces Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) y actual Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO).

En dicho Programa de Convergencia se debatieron y estudiaron diferentes aspectos, si bien en el presente artículo nos centraremos en los siguientes:

  • ¿Debe el uso de una marca en color considerarse como uso de la misma marca registrada en blanco y negro?
  • ¿Debe el uso de una marca en blanco y negro considerarse como uso de la misma marca registrada en color?

El objeto de dicho Programa era alcanzar la convergencia de la práctica en una cuestión tan relevante como esta y que causaba una gran inseguridad jurídica. Se trataba de “armonizar las diferentes interpretaciones del alcance de la protección de marcas exclusivamente en blanco y negro y/o tonos de gris (tanto si comprenden un color o todos ellos)”.

Fruto de una gran labor y excelente trabajo se acordó una “práctica común” con respecto a marcas en blanco y negro y/o en escala de grises, que cristalizó en una comunicación con el objetivo de dotar de una mayor transparencia, seguridad jurídica y previsibilidad que resultara en beneficio tanto de examinadores como de usuarios.

Como señalaba al comienzo del artículo, una pregunta muy frecuente por parte de los clientes al abordar el registro de una marca con un logo es: ¿Si registro la marca en blanco y negro puedo usarla en cualquier color?.

La respuesta a esta pregunta es que una marca en blanco y negro no cubre todos los colores.

Entonces, ¿significa esta afirmación que el titular de una marca debe presentar varias solicitudes?.

Si bien es cierto que, conforme a la práctica común, la protección de una marca en blanco y negro no es ilimitada y, por tanto, no cubre toda la gama cromática, la respuesta a esta pregunta no es única y dependerá de varios factores.

Debemos tener presente que, según la Práctica Común, un cambio únicamente de color no altera el carácter distintivo de la marca, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

a. Coincidan los elementos verbales o figurativos y representen los principales elementos distintivos.
b. Se mantenga el contraste entre los matices.
c. El color o la combinación de colores no tenga un carácter distintivo por sí mismos y
d. El color no constituya uno de los principales factores que contribuyen al carácter distintivo global de la marca.

Es importante tener en cuenta que no hay imposición alguna al titular de una marca de presentar varias solicitudes.

El uso de una marca en color, con carácter general, no altera el carácter distintivo de la marca registrada en blanco y negro (o viceversa). No obstante, hay circunstancias en las que el color o la combinación cromática gozan de carácter distintivo en sí mismos o el color es un aspecto que contribuye de manera fundamental al carácter distintivo de la marca. En dichos casos, el cambio de color alteraría el carácter distintivo de la marca registrada y podría no ser aceptable a los efectos de determinar un uso efectivo.

Por lo tanto, si el color o la combinación cromática de colores tiene carácter distintivo “per se” o si constituye uno de los principales factores que contribuyen al carácter distintivo global de la marca, deberemos tener en cuenta la afirmación de que la marca en blanco y negro no cubre todos los colores y valorar la presentación de la marca en el color o gama cromática necesarios para su correcta protección.

Dispone el artículo 18.1 del Reglamento (UE) 2017/1001 de 14 de junio de 2017 sobre la Marca de la Unión Europea:

“(…) A efectos del párrafo primero, también tendrán la consideración de uso:

a. El uso de la marca de la Unión Europea en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual esta haya sido registrada, con independencia de si la marca en la forma en que se utilice también está o no registrada a nombre del titular; (…)”

Es fundamental tener presente que el uso de una marca en una forma diferente a como está registrada se considera uso siempre que no altere el carácter distintivo de la misma. Por lo tanto, sí se permiten variaciones, que en numerosas ocasiones son necesarias por la evolución de las políticas de marketing de una empresa, que no supongan una alteración de su carácter distintivo.

En consecuencia, no es necesaria una igualdad en sentido estricto entre la marca registrada y el uso que se hace si se respeta la condición de inalterabilidad del carácter distintivo del signo.

Las diferencias entre una marca en blanco y negro (o en escala de grises) y una marca en color del mismo signo serán percibidas normalmente por el consumidor medio y la conclusión habitual será que no son idénticas, salvo en circunstancias excepcionales, en concreto cuando las diferencias en los colores o en el contraste de las tonalidades sean tan insignificantes que un consumidor razonablemente atento únicamente las percibirá si puede observar las marcas una junto a la otra. Una diferencia insignificante entre dos marcas es, por tanto, aquella que un consumidor razonablemente atento únicamente podrá percibir si yuxtapone ambas y las compara.

La práctica común no es legalmente vinculante, si bien varias oficinas han acordado aplicarla. Esto significa que los examinadores de marcas deben aplicarla en su oficina, por lo que, para conocer la posición actual hemos de remitirnos a las Directrices -si las hay- de la Oficina de interés en función del ámbito territorial en el que se solicite la protección de la marca y, por supuesto, a la jurisprudencia en esta materia.

En el Programa de Convergencia CP4 participaron diversas oficinas, salvo las de Italia, Finlandia y Francia. Otra serie de Oficinas, en concreto las de Suecia, Dinamarca y Noruega, debido a restricciones legales (con arreglo a su legislación, las marcas en blanco y negro o en escala de grises abarcan todos los colores o no pueden interpretarse como consistentes simplemente en los colores blanco y negro), decidieron no aplicar la Práctica Común.

Una de las sentencias más conocidas que abordó la cuestión de si las marcas registradas en blanco y negro o en escala de grises debe considerarse que cubre la totalidad de los colores fue la dictada en el asunto T-623/11, “Milanówek cream fudge”, de fecha 9 de abril de 2014, en virtud de la cual:

“Ello no puede significar, (…) que el registro de una marca que no designe ningún color en particular cubra todas las combinaciones de colores incluidas en la representación gráfica” (apartado 39).

En cuanto a la aplicación práctica por parte de la EUIPO, citamos, a modo de ejemplo, varios casos.

El pasado 20/02/2018 la División de Oposición dictó la Resolución correspondiente al procedimiento de oposición B 2767690. En el marco de dicho procedimiento se evaluó el uso de la marca oponente.

El oponente aportó diversa documentación y tanto en las facturas como en fotografías aparecía la marca oponente como

o en blanco y negro como

y

Se consideró que la marca se usaba con el mismo elemento denominativo en la misma fuente pero escrito en blanco. Este elemento únicamente se había colocado en el interior del cuadrado verde o del blanco. La otra variante de uso era la misma marca pero en blanco y negro. Dado que el elemento denominativo se estaba usando en la misma fuente, sin añadir ningún elemento adicional, la División de Oposición consideró que la ausencia de los colores o la posición de la palabra “CASA” no afectaba el carácter distintivo de la marca, por lo que concluyó que las pruebas mostraban uso de la marca tal y como estaba registrada.

Otro ejemplo lo constituye la Resolución dictada por la División de Anulación el 25 de julio de 2018 en el procedimiento de caducidad número 15022C. En este caso, se trataba de acreditar el uso de la marca

 

Se aportaron muchas pruebas que mostraban el uso del signo en diferentes colores y/o proporciones y, en ocasiones, el elemento denominativo aparecía a una escasa distancia del elemento figurativo, como por ejemplo:

A pesar de las variaciones, la EUIPO consideró que la marca tal y como se había usado era esencialmente la misma a como se había registrado. La razón esgrimida es que los usos mostraban, prominentemente, los elementos verbal y gráfico y que las variaciones cromáticas y en el posicionamiento espacial no alteraban el carácter distintivo de la marca.

El 30 de julio de 2018, la División de Anulación emitió Resolución en el procedimiento de caducidad número 14371 C, en la que se analizó el uso de la marca

De la documentación aportada, se concluye que la marca se ha usado tal y como se ha registrado y también en otros colores

o incorporando el logo de un gorila o simio

(en diferentes colores).

Se consideró que el uso de los colores era aceptable dado que no se alteraba la distintividad de la marca registrada. En cuanto al uso de la marca junto con el logo del gorila o simio se consideró que era un uso conjunto de dos marcas.

Para finalizar esta ejemplificación, citamos la Resolución dictada el 23 de abril de 2013 por la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO en el asunto R 88/2012-2. En dicho asunto, se evaluó el uso de la marca

En la diversa documentación aportada por su titular, se evidenció el uso de dicha marca según exponemos a continuación:

 

La Sala consideró que las diferencias entre la marca registrada y la forma de uso no alteran el carácter distintivo de la primera, al tratarse de diferencias menores.
Este criterio de la Sala fue refrendado por el Tribunal General en el asunto T361/13 mediante Sentencia de 18 de Noviembre de 2015.

A la vista de la Práctica Común y la jurisprudencia que la ratifica, debemos concluir que la elección entre blanco y negro o color a la hora de abordar el registro de una marca y su uso posterior va a depender de los factores mencionados anteriormente que quedaron establecidos en la Práctica Común. Salvo en aquellos territorios en los que la legislación marcaria establece lo contrario, debe abandonarse, si hay alguien que todavía no lo ha hecho, la idea antes establecida y arraigada de que una marca en blanco y negro cubre toda la gama cromática, si bien, como se explicaba anteriormente, ello no obliga al titular a presentar varias solicitudes.

Fuente: EUIPO

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Eva Martín

Eva Martín

Departamento de Marcas. Abogada.

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