¿Se puede registrar el nombre de una ciudad como marca?

15 enero 2019

El nombre de una ciudad no puede ser registrado como marca para todos los productos y servicios del Nomenclátor.

15 enero 2019

Las ciudades turísticas adquieren una gran relevancia en nuestra economía. Dado que el nombre de una ciudad condensa su fama, ¿es posible registrar el nombre de una ciudad como marca? ¿Y para cualquier tipo de producto o servicio?

Los datos y estadística relacionados con el turismo reflejan la realidad con absoluta transparencia en estos tres puntos:

  • El turismo aportó 172.900 millones de euros a la economía española en 2017 -incluidos efectos directos, indirectos e inducidos-, un 5,7 % más que en 2016, lo que supone un 14,9 % del Producto Interior Bruto (PIB), según el informe anual del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés).
  • El WTTC prevé que la contribución total del turismo al PIB español aumente un 2,9 % este año y un 2,3 % de media anual hasta 2028.
  • España ha recibido más de 37 millones de turistas hasta junio de 2018, lo que supone un 1.8% de más respecto al 2017.

Ante estas circunstancias, sin lugar a dudas, mantener estas cifras e intentar incrementarlas con un criterio sostenible, social y económico es un reto y se debe seguir en esta línea, pero también es preciso reforzar las debilidades que se manifiestan en aquellas diferentes zonas, municipios y comarcas donde se concentra su mayor volumen, haciéndolo compatible con la pacífica y gratificante calidad de vida de sus habitantes.

La elección de un destino turístico concreto puede venir por alguna de estas razones:

  • Simplemente por su ubicación geográfica.
  • Sus especiales condiciones climatológicas.
  • Infraestructura de acceso, aeropuertos/hoteles.
  • Precios competitivos.
  • Su historia.
  • Su gastronomía reconocida.

Pero, también, por el trabajo e inversiones previas en infraestructuras y la comunicación de estos valores a nivel mundial.

Es aquí, en este punto, donde el nombre de la ciudad, zona o comarca se convierte en marca pues debe competir con cientos de lugares que aportan u ofrecen similares ofertas y servicios, por lo que hay que ofrecer ofertas diferenciadas que individualicen e identifiquen automáticamente un atractivo destino.

La “guerra comercial” por atraer a los turistas extranjeros, sin lugar a dudas, actualmente se concentra en un altísimo porcentaje en un solo punto: internet y, particularizando, dentro de ella, en:

  • Los buscadores de vuelos.
  • Los buscadores de hoteles, donde sobre todo las empresas locales o, en menor medida, las cadenas hoteleras internacionales, llegan a depender en la fijación de sus precios y condiciones de los mayoristas.

Esta realidad es, probablemente, uno de los motivos por lo que el Ayuntamiento de Barcelona lleva años planteado reforzar/blindar su nombre como marca, ante la necesidad de reforzar su imagen, controlar el uso por parte de terceros y aportar valor en cada comunicación.

La última estrategia consistió en protegerla como Marca Colectiva en todas las clases del Nomenclator, pero ya sabemos que muy recientemente la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha desestimado el recurso presentado por el Ayuntamiento de Barcelona contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de 2016 que confirmó la legalidad de denegar la marca colectiva “Barcelona” para todos los productos y servicios contenidos en el Nomenclátor Internacional de Marcas.

El tribunal es claro en su planteamiento y, a pesar de denegar la inscripción de la marca “tal cual” fue presentada en su integridad, muestra cómo se podría obtener una correcta y adecuada protección sobre el nombre de una ciudad. Debemos aprovechar este criterio del Tribunal pues es del todo extrapolable a cualquier caso similar.

Solo como reseña, de su conjunto, destacamos el párrafo 15 del fundamento de Derecho PRIMERO cuando expresamente manifiesta:

“En realidad, la Corporación recurrente pretende reintroducir a través de su petición la prohibición absoluta que se incluía en el artículo 11.1.h) de la Ley de Marcas de 1988, según la cual no podían registrarse como marcas los signos que reprodujeran o imitasen la denominación del Estado, las Comunidades Autónomas, los municipios, provincias u otras entidades locales, a menos que mediase la oportuna autorización. Esta prohibición fue suprimida en la vigente Ley de Marcas y su vigencia no puede ser restablecida mediante el registro de una marca colectiva, indicativa de origen geográfico, aplicable a la totalidad de productos o servicios del nomenclátor, sin la necesaria especificidad que permita cumplir al signo su función distintiva.”

Ahí es, desde nuestro punto de vista, donde radica el centro del problema, y donde se deben focalizar los esfuerzos e inversiones en Propiedad Industrial por parte de las Administraciones Públicas, pues las mismas deben ser garantes del importante peso que representa su comunicación, su imagen, los valores que aporta, lo que queremos que aporte a medio plazo, al objeto de poder incrementar la rentabilidad (no compitiendo siempre en precio) y valor de sus servicios y por ende de la calidad de vida de sus conciudadanos, ofreciendo todo lo bueno que tiene, pero también su correcta protección.

Ante esta realidad, tras un previo diagnóstico y el establecimiento de una estrategia personalizada en cada caso, la activación de los servicios de vigilancia mundial tanto de marcas y dominios se convierte en imprescindible, al objeto de identificar los intentos de registro o usos por terceros no autorizados del nombre geográfico objeto de protección, como medidas de prevención ante posibles infracciones y definir acciones de defensa frente a los que pudieran ser lesivos o perjudiciales.

Se debe avanzar desde una gestión de marca basada en la notoriedad, comunicación intensiva y extensiva al público en general, hacia una gestión de marca relevante, que adquiera valor por sus atributos diferenciales a un determinado tipo de cliente.

Lamentablemente, apreciamos en la práctica que el derecho de marca, en la mayoría de las ocasiones, presenta un nivel territorial de protección que se limita, exclusivamente, a España y, ya excepcionalmente, a la UE, siendo preciso que la vigilancia del nombre y dominio sea de alcance mundial, pues es el mundo el que nos observa.

Contamos en España con múltiples nombres de ciudades como Tarifa, Baqueira, Toledo, Marbella, Benidorm, Ibiza, Magaluf y fiestas tradicionales, como los Sanfermines, las Fallas… etc. que, a nivel internacional, y solo como consecuencia del buen hacer de décadas anteriores, suponen indudablemente un extraordinario atractivo que cualquier empresa quisiera, y pretendería vincular sus valores, atributos, emociones, sentimientos, olores y recuerdos a su marca.

Tal es el caso reciente de la nueva ginebra, que combina su principal marca TANQUERAY con los términos FLOR de SEVILLA, contando con múltiples registros a nivel internacional, por lo que su comercialización será en la mayor parte de los países industrializados.

Es una perfecta comunicación de la Ciudad de Sevilla, pero se deben sopesar y medir debidamente pros y contras, pues la fortaleza de la comunicación y la presencia internacional del producto van a influir en un determinado sentido en sus consumidores, asociando a Sevilla con unos atributos que deberían ser previamente los pactados y acordados con los representantes de la ciudadanía, vigilando su uso, comunicación, territorio y tiempo en el que se desarrollará.

Así las cosas, se hace pues imprescindible poder avanzar y complementar ya, los indicadores que han sido los tradicionales (como “pernoctaciones”, “gasto por turista”, etc.) con otros más innovadores y vinculados al cambio que Internet supone en nuestras vidas, pues su combinación será mucho más completa y real, y donde el control y vigilancia de la marca y nombres de dominio juega un papel absolutamente esencial. En H&A disponemos de herramientas únicas y del todo eficaces para identificar y determinar cualquier uso online, incluido redes sociales o registro de nombre de dominio que pudiera reproducir en todo o en parte el nombre objeto de custodia.

Es el momento de fijar como prioritario en la agenda la correcta protección de la marcas y dominios para poner orden en esta área clave que nos podrá garantizar el poder seguir aportando valor. ¿Empezamos a caminar?

GUÍA LEY DE MARCAS

Todo lo que debes saber para conocer
la nueva Ley de Marcas y sus principales cambios.

Roberto Orts

Roberto Orts

Director de la Oficina de Alicante y Murcia. Departamento Marcas. Abogado.

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